(上接165期）

二、美国法下的标准必要专利禁令救济

 

（一）美国最高法院对eBay案的判决及其在标准必要专利概念下的应用

 

在美国，专利持有人可以根据美国《专利法》第284条主张禁令救济。在2006年之前，只要原告证明了其有效专利遭受侵害，法院就当然会核发禁令。然而，此项禁令的权利后来遭到最高法院的具有里程碑意义的eBay案裁决的限制。根据eBay案判决中的四要素测试，寻求禁令的专利持有人必须证明：（1）其因侵权人涉嫌侵权的行为而遭受了无法弥补的损害；（2）金钱补偿不足以补偿该损害；（3）考量原告和被告两者之间损害与利益的平衡，采用衡平法上的救济是必要的；（4）核发永久性禁令将不会损害公共利益1。

 

美国法院将eBay案四要素测试中的第一项要素解释为因专利侵权行为所导致的市场份额、收入、商业机会和声誉的损失2。美国法院原则上要求原告必须能够在侵权行为与不可弥补的损害之间建立因果关系3。第二项要素是金钱损害赔偿不足以补偿损失，此要素通常对原告有利，其原因在于因侵权行为所造成的经济损害通常难以量化4。第三项要素即“损害与利益衡平”，当被侵权的专利技术对专利权人的事业而言至关重要时，其通常能够满足此项要素5。而在第四项因素——公共利益——的考量下，法院将会评估授予禁令是否能在专利权人的合法利益与对公众的不利影响之间取得公平的平衡6。

 

如果标准必要专利持有人想要成功地主张禁令救济，其首先必须满足eBay案四要素测试中的要求。联邦巡回法院认为，原则上，只要满足了eBay案四要素测试的要求，针对承诺遵守FRAND原则的标准必要专利的禁令救济就可以与其他任何专利一样被核发7。但是，美国法院始终认为，FRAND承诺是具有约束力的合同，可以由实施者作为第三方受益人执行，并对标准必要专利持有人施加某些义务，特别是按照FRAND条款提出许可要约的义务，而当标准必要专利持有人不履行此项义务时，其将会因违反合同而被提起反诉8。此外，标准必要专利持有人应在提出禁令救济诉讼之前本于诚信原则进行谈判9。另一方面，当无许可意愿的实施人拒绝接受FRAND条款或使用拖延战术恶意破坏谈判时，标准必要专利持有人原则上就可以寻求禁令救济10。

 

除了专利法上的权利救济外，美国的专利权人还可以透过美国《关税法》第337条授予美国国际贸易委员会（InternationalTradeCommission,ITC）的权利向其申请排除令（ExclusionOrder）。与专利法上的禁令相似，禁制令的核发将禁止该项侵权产品进口至美国国内。迄今为止，国际贸易委员会仅在2013年的三星诉苹果案11中授予过一次针对承诺遵守FRAND原则的标准必要专利的禁制令。然而，ITC的此一决定却在之后被时任美国总统奥巴马以考量公共利益的理由否决。

 

（二）美国司法部反垄断新政

 

过去，美国的两个反垄断竞争当局——司法部和联邦贸易委员会——对标准必要专利的禁令救济问题采取了较为限缩的态度。当时，这两个机构深受在一系列专利侵权案件产生高额的损害赔偿金和禁令之后而大受欢迎的“专利挟持理论”的影响12，特别是联邦贸易委员会曾两次对标准必要专利持有人课以繁重的义务，通过执行《联邦贸易委员法案》第5条对不公平手段竞争的规定，来限制标准必要专利持有人寻求禁令救济的合法权利13。然而，在最近的几年中，美国反垄断竞争执法机构的政策方向转变已经显而易见。这一转变在一定程度上是由于美国本土以及海外最新的学术研究已经在理论和实证研究上推翻了专利挟持理论14。而司法部，尤其是在其现任的领导之下，对标准必要专利持有者寻求和执行禁令的权利采取了更为温和的态度。

 

美国司法部对于标准必要专利与标准化的新观点，清楚地体现在2019年其与美国专利商标局（USPTO）和美国国家标准与技术研究院（NationalInstituteofStandardsandTechnology,NIST）的联合政策声明15中。这三个机构在联合声明中强调，原则上，“所有国家法律允许的权利救济措施，包括禁令救济以及适当数额的损害赔偿，也应一体适用于受F/RAND承诺限制的标准必要专利”16。此外，司法部领导层一贯主张反对以反垄断竞争为理由禁止标准必要专利寻求禁令救济。司法部认为，F/RAND承诺“不会也不应创造出一个强制许可的体制”17。司法部认为，禁令救济的公益性在于促进强有力的专利保护制度，从而激励创新者进行创新，进而提升市场的动态竞争而使消费者获益18。司法部还通过法庭之友形式向美国法院提交书状，代表标准必要专利持有人捍卫其对无许可意愿的被许可人寻求禁令救济的合法权利19。

 

总而言之，美国过去对标准必要专利的禁令救济权利的态度很明显偏向有利于实施者和侵权者的方向，如此做法极有可能造成标准实施者保有对高价值的标准化技术的使用而拒绝支付其应当支付的许可费。因此，司法部的政策转变是一个恢复标准必要专利谈判领域衡平的可喜转变，更有助于激励企业投入对标准的创新研发。

 

三、中国法下的标准必要专利禁令救济

 

（一）法规架构

 

在中国，尽管法律上没有“禁令”这样的用语，但法律仍然有规定法院可以责令当事方在诉讼之前或诉讼期间采取或不采取特定行动，以避免发生或增加损失20，而这种强制命令在本质上即是禁令。在知识产权保护方面，中国法院可以在审判前或审判中核发临时禁令，也可以在审判后核发永久禁令。就标准必要专利侵权案件而言，其适用的是永久禁令21。现行的《中华人民共和国反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”22

 

如表1所示，现行涉及与标准必要专利有关的禁令规则与指南包括：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（2016）》23（下称《最高人民法院解释(二)》）；《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》24（下称《北高指南》）；《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》（2018发布）25（下称《广高指引》）。《广高指引》是中国第一个也是目前唯一一个专门针对标准必要专利相关案件审理问题的工作指引。这些规则与指南中的相关条款与欧盟法院确定的华为框架的基本原则一致，采用了根据FRAND许可谈判双方当事人的行为来判断是否予以禁令救济的思路。

 

在决定是否予以禁令救济时，双方当事人的行为都应该列入考量。《最高人民法院解释(二)》的规定中仅涵盖专利权人故意过失而实施人没有明显过失的情况，并规定在这种情况下，有管辖权的人民法院一般来说不应支持权利人寻求禁令的权利主张。对此，不难看出，该规定旨在鼓励当事方通过许可谈判解决争端26。也就是说，如果专利权人在与实施者进行许可谈判之前就寻求核发禁令，法院应拒绝立案或暂停诉讼，并要求当事方进行谈判。而当当事人之间不能达成协议时，任何一方均可申请重新开始该案程序。

 

《最高人民法院解释(二)》所规定的内容范围并没有超出专利权人不符合FRAND但实施人符合FRAND的情况。北京高级人民法院于该司法解释出台大约一年后所发布的《北高指南》，则体现了一些更进一步的考虑。《北高指南》涵盖了谈判双方都愿意及都不愿意按照FRAND条款达成许可协议的情况。在前者的情况下，法院不得支持任何禁令申请；在后者的情况中，则法院应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。此外，《北高指南》还比较详细地规定了专利权人和实施者的行为表现，用以查明各方哪些行为会构成故意违反FRAND。

 

继《北高指南》发布一年后，广东省高级人民法院法院发布了一套标准必要专利案件审理工作指引，即《广高指引》。《广高指引》明确规定标准必要专利权人提出停止实施标准必要专利请求的，应以FRAND原则以及商业惯例为考量，依据个案具体情况来判断当事方的主观状态和过错程度，来决定是否对专利权人予以禁令救济。更重要的是，实施人有过错而专利权人无过错的情形首次明确在《广高指引》中加以规定。正如广东省高级人民法院说明的那样，尽管最高人民法院的解释仅涵盖了一种适用禁令救济的情形，但广高法院遵循了最高人民法院司法解释所采用的思维方式，根据当事各方的过错程度与状况分别提出了四种情况，以进一步扩展并明确禁令救济的适用条件27。鉴于实际案例中，实施者的延期保留是一个严重且普遍的问题，此一对禁令救济的扩展与明确适用条件具有重要意义28。也就是说，广东省高级人民法院发布的试行指引花了很多精力来处理所有可能的发生的情况，其中也包含了实施者延期保留的问题。具体来说，《广高指引》规定，如果标准必要专利持有人的行为符合FRAND承诺的要求，而实施人明显有过错，则可以支持禁止实施人实施标准必要专利的主张29。鉴于专利的排他性，也只有禁令的威慑作用才可能迫使参与其中的实施者退回到谈判桌前，期待能通过符合诚信原则的双边谈判最终解决争端30。

 

《北高指南》和《广高指引》均强调，在确定当事人的主观过失时，应考虑商业惯例。尤其是《广高指引》中规定，考虑商业惯例时，应考虑以下因素：（1）谈判双方之间的全部谈判历史；（2）谈判双方之间谈判的时间、方式以及内容；（3）谈判中断或陷入僵局的原因。可见，《广高指引》已将与保密协议和权利主张相关的要素纳入到判断过错的考虑因素中。

 

（二）中国法院针对标准必要专利禁令救济的判例

 

与标准必要专利禁令救济相关的第一个案件，是在《广高指引》发布前几个月，由深圳市中级人民法院于2018年1月做出决定的华为诉三星案31。当时，《广高指引》尚未出台，但该案似乎可以理解为该指引基本思路的的早期实践。在本案中，法院认定华为已经履行了其FRAND义务，而三星则在交叉许可谈判中在程序面和实质面均违反了其FRAND承诺，法院因此支持华为所提出的禁令救济主张32。

 

在涉及WAPI专利侵权的西电捷通诉索尼一案中，北京知识产权法院指出，如果任何一方均不存在过错或均存在过错，则不应支持禁令救济申请，以免赋予专利权人权利滥用的机会；而当专利权人没有过错，但实施人有严重过错时，应当支持禁令救济申请，以避免实施人的反向劫持问题。法院裁定索尼存在严重的过错，并且支持了西电捷通所提出的禁令救济的主张33，而上诉法院也维持了该项裁决。很显然地，《广高指引》中所提供的思维被这些法院所共同接受，因此得出了具有一致性的结论。

 

尽管北京市高级人民法院和广东省高级人民法院分别发布的指南或指引没有法律上的约束力，且二者理论上仅在其市/省法院管辖范围内适用，但是一个可以确信的合理预期是，这些地方法院指南或指引的规定及其相关司法实践，将对未来最高人民法院考虑更新其对标准必要专利和禁令救济的相关司法解释提供丰富的素材34。

 

四、禁令救济制度对标准化生态系统的可持续发展至关重要

 

正如欧盟委员会在其2017年关于标准必要专利许可的讨论中所准确观察到的那样，通往FRAND的最佳途径，是许可人和被许可人之间本于诚信原则的双边谈判35。《广高指引》充分体现了这一点，因为该指引明确了一项原则，即在法院确定FRAND费率的整个过程中，双方遵循诚信原则谈判的意愿应该被尊重。也就是说，只有在双方已经进行了充分的谈判但未能达成协议时，任何一方才可以请求法院确定FRAND费率，并且在审判期间，只要双方表示愿意进一步谈判，则应该中止审判36。在这方面，可靠和强大的专利保护至关重要，它能够保证专利权（包括专利权人在适当情况下享有禁令救济的权利）受到保护，并且约束寻求实施尖端标准技术的技术实施人，使其付出公平的代价37。因此，强有力的专利保护和禁令救济的权利可确保专利权人和专利实施人之间的平衡。

 

更具体地说，对标准必要专利的禁令救济权的不当限制可能对标准化的发展，进而对研发创新、技术进步和经济增长产生严重的负面影响。缺乏禁令救的威慑，专利实施人将缺乏坐在谈判桌旁通过遵守诚信原则的谈判来达成FRAND协议的动机。如果对一个无许可意愿的实施人来说，可能发生的最糟情况只是支付法院依照FRAND费率判决的损害赔偿数额，这个数额再怎么样充其量都只是其本就应该支付的数额。既然如此，直接被告到法院，或许还可能有更好的结果，这样赌一赌又何乐而不为呢？38因此，薄弱的专利权保护只会鼓励实施者的反向劫持和过度兴讼。

 

除此之外，对标准必要专利的禁令救济权的不当限制，还将大大降低创新者进行必要的大规模投资以开发尖端标准技术的积极性39。薄弱的专利权保护使许可谈判变得不平衡，有利于侵权者采取拖延战术拖延谈判的进行，以尽可能让专利权人屈服以提出低于FRAND许可费的要约40。这种谈判筹码的失衡将降低研发创新和贡献标准的动力41。从长远来看，这会危害标准化合作本身，创造技术市场被垄断平台（主要来自美国）及其事实上的标准支配，而不受协作生态系统的FRAND义务约束的风险。

 

五、结论

 

在本文中，我们简要概述了欧盟、美国和中国这三个主要司法管辖区针对标准必要专利禁令救济采取的主流见解，并勾勒出在各个司法管辖区下取得禁令的方式。迄今为止，国际上尚未出现有关标准必要专利禁令救济统一的司法实践。不过，在本文中研究的这三个司法管辖区中，尽管对于在哪些特定条件下应该授予禁令的问题，三个司法管辖区间的规定仍然存在差异，但三者均认同并支持一个重要观点，即对于不愿按照FRAND原则取得许可的专利实施者，专利权人有权申请禁令救济。鉴于限制禁令救济权所可能造成的严重且不利后果，我们主张必须提供强而有力且可靠的专利保护。专利权的保障能激励创新与对标准的贡献，而强而有力的专利保护为FRAND许可谈判提供了一个平衡且公平的竞争环境，许可谈判最终仍应该是确定标准必要专利许可条件的主要手段，而诉讼仅应该作为不得以而为之的最后手段。

 

注释：

1 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 394 (2006)。

2 Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Prods. Co., 717 F.3d 1336, 1344 (Fed. Cir. 2013)。

3 Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 695 F.3d 1370, 1374 (Fed. Cir. 2012)。

4 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683, 703 (Fed. Cir. 2008)。

5 Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp., 659 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2011)。

6 同上注，页1156。

7 Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-1332 (Fed. Cir. 2014)。

8 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1003 (N.D. Cal. 2013)。

9 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176, 1184 (W.D. Wash. 2013)。

10 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024, 1048 (9th Cir. 2015)。

11 In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. No. 337‐TA‐794 (4 June

2013)。

12 Marc Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2006); 另见：Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro and Theresa Sullivan, Standard Setting, Patents, and

Hold-Up, 74(3) Antitrust L. J. 603 (2007)。

13 Decision and Order, Robert Bosch GmbH, No. C-4377, at 1 (F.T.C. Apr. 23, 2013); Decision and Order, Motorola Mobility, L.L.C., No. 121-0120 (F.T.C. July 24, 2013)。

14 Damien Geradin and Miguel Rato, ‘Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND’ (2006) 3(1) Eur. Comp.

J. 101; 另见：Gregory Sidak, ‘Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations’ (2009) 5 J. Comp. L. & Econ. 123; 另见：Jonathan Barnett, ‘Has the Academy Led

Patent Law Astray?’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J.1313; 另见：Richard Epstein, and Kayvan Noroozi, ‘Why incentives for ‘patent holdout’ threaten to dismantle FRAND, and why it matters’ (2017)

32 Berkley Tech. L. J.1381; 另见：Bowman Heiden & Nicolas Petit, ‘Patent "Trespass" and the Royalty Gap: Exploring the Nature and Impact of Patent Holdout’ (2018) 34 Santa Clara High Tech. L.J.

179; 另见：Alexander Galetovic, Stephen Haber, and Ross Levine, ‘An Empirical Examination of Patent Holdup’ (2015) 11(3) J. Comp. L. & Econ. 549。

15 U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), National Institute of Standards and Technology (NIST), and U.S. Department of Justice (Antitrust Division), ‘Policy Statement on Remedies for Standard

Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments’ (2019) <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-united-states-patent-and-trademark-office-and-national-institute

standards> 最后访问日期：2020年4月24日。

16 同上注，页5。

17 Makan Delrahim, ‘“Telegraph Road”: Incentivizing Innovation at the Intersection of Patent and Antitrust Law’ (2018) 6 <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1117686/download> 最后

访问日期：2020年4月24日。

18 同上注。

19 Brief of the United States of America as Amicus Curiae in Support of Neither Party, HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Ericsson, Case No. 19-40566, Consolidated with 19-40643 (5th Cir. 2019); 另见：

Statement of Interest of the United States in Lenovo Inc. and Motorola Mobility LLC v. IPCom GmbH & Co. Case No. 5:19-cv-01389-EJD (N.D. Cal. 2019).

20 《专利法》第60条，第66条 <http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201906/t20190625_302765.html>。

21 同上注；《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-135341.html>。

22 《反垄断法》第55条 <http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm>。

23 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（2016）》<https://www.chinacourt.org/law/detail/2016/03/id/148648.shtml>。

24 《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》<http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml >。

25 《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》<https://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=5546>。

26 焦彦（北京市高级人民法院民三庭副庭长），“关于标准必要专利若干法律问题的思考”，总第118期 中国知识产权 网络版 <http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=2557> 最后访问

日期：2020年4月24日。

27 同上注92。

28 李扬，“究竟是谁在劫持谁？”<http://news.zhichanli.com/article/5852.html> 最后访问日期：2020年4月24日。

29 同上注92，《广高指引》第12条第2款

30 同上注93。

31 “从2011年7月华为和三星开始谈判至今已六年多，原告华为在谈判过程中无明显过错，符合FRAND原则；而三星在和原告华为进行标准必要专利交叉许可谈判时，在程序和实体方面均存在明显过错，

不符合FRAND原则。原告华为在努力寻求谈判和试图通过仲裁等方式来解决双方之间的标准必要专利交叉许可问题已不可能的情况下，向本院寻求禁令救济。经本院组织双方进行调解，三星在调解过程

中仍然存在恶意拖延谈判的情形，鉴于此，原告要求三被告停止侵害其专利权，亦即停止实施其涉案4G标准必要专利技术，本院予以支持。”详见：

<https://www.iphouse.cn/cases/detail/7qnz8dkx90eyl03dq8mlp1452vwo3mrg.html?keyword=%282016%29%E7%B2%A403%E6%B0%91%E5%88%9D840%E5%8F%B7>最后访问日期：2020年4

月24日。

32 华为技术有限公司诉三星(中国)投资有限公司等侵害发明专利权纠纷案，广东省深圳市中级人民法院(2016) 粤03民初840号，页321-322。

33 西电捷通公司诉索尼移动（中国）公司侵犯涉WAPI标准必要专利案，北京知识产权法院京知民初字第1194号，第37页。

34 赵岩，“北京高院制定《专利侵权判定指南》——首次对标准必要专利、图形用户界面等热点问题作出规定”< http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820310.shtml> 最后访问日

期：2020年4月24日。

35 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on Setting Out the EU Approach to

Standard Essential Patents [2017] COM(2017) 712 final, at 6。

36 同上注，页91。

37 Richard Epstein and Kayvan Noroozi, ‘Why Incentives for “Patent Holdout” Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J. 1381, 1408。

38 Gregory Sidak, ‘The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions’ (2015) 11(1)J.Comp. L. & Econ. 1, 34。

39 同上注，页36-37。

40 Scott Kieff and Anne Layne-Farrar, ‘Incentive Effects from Different Approaches to Holdup Mitigation Surrounding Patent Remedies and Standard-Setting Organizations’ (2013) 9(4) J. Comp. L. & Econ. 1091, 1107。

41 Jonathan Barnett, ‘Has the Academy Led Patent Law Astray?’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J. 1313, 1363。

 

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