再谈“功能性特征”的使用与解释 ——学习《法释2020》有感

总第166期 张荣彦 国家知识产权局原专利复审委员会正部(局)级审查研究员发表,[综合]文章

最高人民法院于2020年颁布的《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定》(简称《法释2020》)从人民法院的角度,对当前专利授权、确权案件中所存在的问题做出了明确的规定,其中若干条与权利要求中的“功能性特征”有关。

 

就“功能性特征”而言,笔者认为,《法释2020》的规定不仅对人民法院审理专利授权确权行政案件具有指导意义,而且为人民法院今后审理专利侵权案件清除了障碍。该规定中的相关内容,更是值得国务院专利行政管理部门借鉴。

 

对“功能性特征”的回顾

 

围绕权利要求中“功能性特征”的问题,业内多年来议论不断。2013-2019年间,笔者就权利要求中“功能性特征”(亦称“功能性限定”)的使用及解释问题先后发表过五篇文章,其中四篇刊载于《中国专利商标》杂志[1],一篇刊载于《中国知识产权》杂志[2]。此后,笔者将这些内容归纳整理收入《机械领域专利申请文件的撰写与审查》(第四版)一书中[3]。本文拟首先以上述文章的内容为基础,对“功能性特征”的定义、解释及其使用问题做一简单的梳理和回顾。

 

专利审查指南》对“功能性特征”的说明

 

1993年,我国将“功能性限定”写入《审查指南》,并在2001年、2006年对其进行了两次修改。2010年版《专利审查指南》对“功能性限定”做了如下说明:

 

“对于产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”

 

“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”[4]

 

对于后者,在《中国专利法详解》一书中做了如下解释:

 

“申请人之所以采用功能性限定特征,一般是希望如此撰写的权利要求能够覆盖实现该功能的所有方式,从而使其权利要求具有更宽的保护范围。”[5]

 

众所周知,我国的《专利审查指南》是以《欧洲审查指南》(简称《欧洲指南》)为蓝本制定的。对比一下《欧洲指南》不难看出,当初我国在引入《欧洲指南》中有关“功能性特征”的规定时,缺少对其某些重要内容的引述,在已引述的内容中也存在某些偏差。[6]

 

《欧洲指南》对“功能性特征”的定义及使用说明

 

《欧洲指南》F部第四章第6.5节(“功能性特征的定义”)对“功能性特征”做出了如下定义和使用说明:

 

“权利要求可以从功能的角度对一个技术特征做笼统的限定(broadlydefine),即功能性特征。即使说明书中仅给出了一个实施例,但只要本领域技术人员由此可以想到实现该功能的其他替代方式,就可以使用功能性限定。例如,权利要求中的‘终点位置探测装置’可以得到使用限位开关的唯一实施例的支持。很明显,本领域技术人员都清楚,还可以采用‘光电管’或‘应变仪’等来代替限位开关。一般来说,如果整个说明书给人的印象是一个功能是通过一种特定的方式来实现的,由此不会联想到使用其它替代方式,在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不被允许的。”[7]

 

“就功能性限定而言,确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的。因此,必须做到使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义,参见第4.2节。”[8]

 

其第4.2节“权利要求的解释”针对权利要求中的“用语”作了如下解释:

 

“应当按照所属技术领域中通常的理解来确定权利要求中各用语的含义及其涵盖范围,除非在特殊情况下,说明书通过明确定义的方式或其他方式赋予该用语一个特定的含义。一旦这种特定的含义被采用,审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改,从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义。”

 

“权利要求所限定的保护范围必须清楚,这意味着一项权利要求不仅从技术角度能够让人读懂,而且必须清楚地限定该发明的全部必要技术特征,如果独立权利要求缺少必要技术特征,则不符合清楚及支持的要求。”[9]

 

对于所述的“必要技术特征”,该章第4.5.2节(“基本技术特征的定义”)做了如下解释:

 

“权利要求中的必要技术特征是指为解决说明书所述技术问题、实现其技术方案的技术效果所必需的技术特征,因此,独立权利要求应当包含说明书明确记载的、实现该发明所必需的所有的技术特征。”[10]

 

由此可见,《欧洲指南》将权利要求中的“功能性特征”视为一种“笼统的宽泛的限定”,与此同时还特别强调了在使用“功能性特征”时必须满足“清楚”的要求,即“确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的”,能够“仅通过权利要求本身即可清楚其含义”——这正是我国《专利审查指南》所缺少的内容;而《专利审查指南》中的“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”这一规定,恰恰与《欧洲指南》中的“在权利要求中试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内是不被允许的”规定相背离。

 

人民法院针对处理专利侵权案件所做的司法解释

 

针对“功能性特征”,由于《专利审查指南》缺少相关规定,难以确保“仅通过权利要求本身即可清楚其含义”,并“确保其在权利要求中的保护内容清楚”,人民法院不得不借助司法解释对权利要求中的“功能性特征”做出解释,以应对审理专利侵权案件的需要。

 

2009年,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称《法释2009》)中的第四条规定:

 

“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”

 

2014年,笔者在《关于功能性限定(续)》[11]一文中表示过如下观点:

 

“以说明书和附图作为专利侵权对比的对象,与《专利法》第五十九条规定的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准’并不相容,而且与《法释2009》第五条中‘对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持’的规定相比也有失公平。

 

以‘说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式’作为专利侵权判断的依据,显然也不符合以‘技术特征’作为专利侵权比较对象的一般原则,缺乏可操作性。”[12]

 

建议将《法释2009》的第四条修改为:“对于权利要求中采用功能性限定的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式确定该技术特征的内容,并以写入权利要求书中实现该功能的技术特征为准。”

 

2016年,针对实践中存在的问题,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称《法释2016》)第八条中,将“功能性特征”明确定义为:

 

“功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

 

《法释2016》同时将《法释2009》第四条中的“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式”细化为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”。

 

2019年,笔者在《从功能性特征的定义说起》[13]一文中表示:“《法释2016》中的‘与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比’,固然解决了专利侵权判断中‘功能性特征’对比对象的问题,然而将这些‘不可缺少的技术特征’作为对比对象,实际上仍相当于将说明书中所记载的技术方案‘纳入专利权保护范围’。这种做法与《法释2009》第五条之间依然存在冲突。况且,由法官对这些‘必要技术特征’做出认定,存在很大的主观性,不符合专利制度中的‘当事人请求原则’。”

 

文中同时表达了如下观点:

 

人民法院之所以要对权利要求中的“功能性特征”做出解释,是因为该“功能性特征”存在“不清楚”的问题;

 

既然人民法院可以借助“说明书及附图记载的实现该功能或者效果不可缺少的技术特征”将“功能性特征”解释清楚,为何不在专利授权之前就要求申请人将这些技术特征写入权利要求中,而将“不清楚”的权利要求留给社会公众和人民法院?建议在《专利审查指南》中明确规定:当申请人采用“功能性限定”时,为满足“清楚”的要求,申请人应当在权利要求书中对实现该功能的各具体实施方式分别做出限定。欧洲审查指南中所做的若干规定值得我们学习和借鉴。

 

综上,多年来笔者对“功能性特征”的使用及解释问题一直存在一些疑惑,《法释2020》的颁布使笔者豁然开朗。

 

《法释2020》中的有关规定

 

《法释2020》中至少有三条与权利要求中的“功能性特征”有关。

 

关于权利要求中“功能性特征”的界定

 

《法释2020》中虽然未对“功能性特征”的含义做出专门的解释——既未采用《法释2009》及《法释2016》的方式,将其解释为“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”,或“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”;更未采用《专利审查指南》中的说法,将其“理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。但在《法释2020》第二条中对如何界定权利要求中“用语”做了上位的、统一的规定:

 

“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义,界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的,按照其界定。

 

“依照前款规定不能界定的,可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”

 

学习该条款后,笔者的感悟有以下三点:

一是“功能性特征”作为权利要求“用语”中的一种,在第二条中对其做统一界定更为恰当。这种“界定”既坚持了权利要求以说明书为依据的原则,又避免了对“功能性特征”做过度解释而带来的问题。

 

二是该条款将“阅读权利要求书”也做为界定所述“用语”的依据,颇具新意。这是《法释2020》的一个亮点,具有很强的现实意义。不久前笔者发表的《功能性特征对权利要求用语的界定》[14]一文中所涉及的“自平衡电动车”的案例就属于这种情况。这一规定意味着:(a)在界定“功能性特征”这一用语时,不仅要考虑其自身的含义,而且要考虑权利要求书中其它技术特征的影响;(b)在使用“功能性特征”的同时,将实现该功能的必要技术特征写入权利要求书中、并用来界定“功能性特征”,就更加名正言顺了。

 

三是《法释2020》第二条中还对权利要求中“用语”的类别及其界定方式和顺序进行了分割,将具有特定含义的用语(例如“功能性特征”)与“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的”用语(例如公知的“技术术语”)区别开来,并分别予以界定。这种分割及其界定方式更加合理,与《欧洲指南》中的上述规定相吻合。

 

关于权利要求中技术特征的“清楚”问题

 

《法释2020》第七条的内容是:“所属技术领域的技术人员根据说明书及附图,认为权利要求有下列情形之一的,人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定:

 

(一)限定的发明主题类型不明确的;

 

(二)不能合理确定权利要求中技术特征的含义的;

 

(三)技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。”

 

上述第(二)项可以解读为:

 

“所属技术领域的技术人员根据说明书及附图,认为权利要求”“不能合理确定权利要求中技术特征的含义的”,“人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定”。

 

就字面而言,上述“根据说明书及附图”“不能合理确定权利要求中技术特征的含义”,存在以下两种可能性:

 

第一种,由于说明书及附图的不清楚导致了权利要求的不清楚;

 

第二种,说明书及附图本身清楚,但权利要求不清楚。

 

依照《法释2020》第九条第二款的划分原则,上述第一种情况应当适用《专利法》第二十六条第三款,故上述第二项应当指“说明书及附图本身清楚,但权利要求不清楚”的情形,即由于权利要求撰写不当,致使“该权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定”。该条款对人民法院审理专利侵权案件具有特别重要的意义。在审理专利侵权案件时,“功能性特征”这一“笼统的限定”显然不能作为专利侵权的对比对象;如果在使用“功能性特征”时,通过权利要求书能够“合理确定权利要求中”“功能性特征”的含义,便为人民法院审理专利侵权案件清除了障碍。

 

如果上述的理解符合最高人民法院司法解释的本意,则该条款应当产生如下的后果:

 

一是,权利要求能够合理确定权利要求中“功能性特征”的含义,在处理专利侵权案件时,人民法院便无需借助说明书实施例或说明书实施例中实现该功能的必要技术特征对其做进一步“解释”;

 

二是,如果权利要求中“功能性特征”的使用存在“不清楚”的问题,人民法院可以(依职权)以“该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定”为由,对专利授权确权案件及专利侵权案件做出不利于申请人(专利权人)的判决或裁定;

 

三是,为了满足权利要求中“功能性特征”“清楚”的要求,《专利审查指南》应当参照《欧洲指南》做出相应的规定,从而使本领域技术人员可以“合理确定权利要求中‘功能性特征’的含义”,即“使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚权利要求中每一个特征的含义”;

 

四是,对于申请人而言,其在使用“功能性特征”时,应当将说明书中所公开的实现该功能的必要技术特征写入权利要求书中,向公众明示其专利保护的范围,并作为日后人民法院处理专利侵权案件的对比依据;

 

五是,对于权利要求中使用了“功能性特征”,而本领域技术人员仅凭权利要求无法清楚地理解其含义的专利,社会公众可以以不满足《专利法》第二十六条第四款的规定为由对该专利提起无效宣告请求,由此倒逼专利授权文本中所使用的“功能性特征”满足“清楚”的要求。

 

关于“功能性特征”的定义

 

《法释2020》第九条将“功能性特征”定义为:“以功能或者效果限定的技术特征,是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等,仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。”

 

该定义与《法释2016》第八条的定义基本相同,将“所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的”也排除于“功能性特征”之外。

 

上述定义显然采用了美国的定义方式。《美国专利法》第112条为:“对于针对组合的权利要求来说,其特征可以撰写为用于实现某种特定功能的机构或者步骤,而不必写入实现其功能的具体结构、材料或者动作。采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为涵盖了说明书中记载的相应结构、材料或者动作及其等同手段。”由于“不必写入实现其功能的具体结构”,权利要求中的“功能性特征”必须借助于说明书记载的内容进行解释。故2001年,美国专利局制定的《专利法第112条的补充审查指南》中,将无需借助说明书解释的“技术术语”(例如过滤器、制动器、螺丝刀等),以及含有功能性语句但同时含有足以实现该功能结构特征的排除于“功能性特征”之外[15]。

 

2019年,笔者曾就上述“排除”的规定与《欧洲指南》的有关规定进行过对比[16],并认为,如果将美国的定义方式用于《欧洲指南》,势必导致矛盾和冲突。现今这种矛盾和冲突在《法释2020》中也体现了出来:

 

按照《法释2020》第七条的规定,权利要求应当合理确定其中“功能性特征”的含义,以符合《专利法》第二十六条第四款“清楚地限定要求专利保护的范围”的规定。也就是说,权利要求中“功能性特征”的含义必须满足“清楚”的要求;而根据《法释2020》第九条的定义,所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的,却被排除于“功能性特征”之外。这就形成了一个悖论:根据《法释2020》第七条的规定,权利要求中在使用“功能性特征”的同时,应当写明实现该功能的必要技术特征,以满足“清楚”的要求;而根据其第九条的规定,这种含义清楚的“功能性特征”,又不属于上述第九条所称的“功能性特征”。

 

之所以产生上述悖论,其原因是美国的定义方式(用说明书解释权利要求的含义)带有“中心限定”的色彩[17],这与我国及欧洲所采用的“以权利要求书的内容为准”(“折中限定”)的专利保护体系并不相容。上述的“排除”对美国来说是适合的,但对我国而言没有任何意义,反倒带来了上述冲突。

 

相比之下,采用《欧洲指南》的定义方式可能更适合我国的国情,即将“功能性特征”定义为“从功能的角度对一个技术特征做笼统的限定”。

 

人民法院之所以采用美国的方式定义“功能性特征”也是有其客观原因的。在《专利法》实施之前,我国曾派出大量人员赴美国、德国、法国、英国、日本等国家及欧洲专利局进修学习,其中也包括众多人民法院法官和专利局审查员。回国之后,他们将各国的法律理念和规定带回了中国,影响了有关规则的制定,这种现象在当时被戏谑称为“八国联军”。在缺乏实践经验的情况下,人民法院借鉴美国的定义方式也就可以理解了,况且在“功能性特征”缺少具体限定的情况下,人民法院只能对其做美国式的“解释”。

 

尽管《法释2020》第九条的定义可能隐藏上述矛盾,但瑕不掩瑜,这依然无法掩盖《法释2020》在当下起到的积极作用。

 

关于《专利审查指南》的修改

 

如上所述,我国的《专利审查指南》是以《欧洲指南》为蓝本制定的,由于种种原因,当初我国在引入《欧洲指南》中有关“功能性特征”的规定时,缺少对其某些重要内容的引述,在已引述的内容中也存在某些偏差。

 

当前,《专利审查指南》修改稿也正在向社会公开征求意见。笔者向国家知识产权局提出的修改建议包括:

 

第一,建议删除“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的规定。该规定误解了《欧洲指南》的本意,不符合“以公开换保护”的基本原则,容易对社会公众产生误导。为了解决其与现有技术的冲突,可以采用处理“上位概念”的方式(将“功能性特征”作为一个上位概念)来处理“功能性特征”。

 

第二,目前专利授权文本中所使用的“功能性特征”尚存在“不清楚”的问题。在专利审查过程中,应当要求申请人在使用“功能性特征”时,必须满足“清楚”的要求,例如在权利要求书中写明实现该功能的必要技术特征,为人民法院提供专利侵权判断的依据。

 

《法释2020》的颁布对《专利审查指南》的修改将起到促进作用。笔者希望,借助《法释2020》颁布及《专利审查指南》修改的机会,国家行政机关与人民法院之间能够在“功能性特征”的问题上多达成一些共识、多解决一些历史遗留问题。

 

参考文献:

1 包括:张荣彦,《关于“功能性限定”》,载《中国专利商标》,2013年2月;《关于“功能性限定”(续)》,载《中国专利商标》,2014年2月;《“功能性限定”的解释与使用》,载

《中国专利商标》,2015年3月;《从“功能性特征”的定义说起》,载《中国专利商标》,2019年1月。

2 张荣彦,《EPO审查指南中的功能性特征及其对我们的启示》,载《中国知识产权》,2018年第137期。

3 张荣彦,《机械领域专利申请文件的撰写与审查》(第四版),2019,P280-307。

4 《专利审查指南》(2010年),P145

5 尹新天,《中国专利法详解》,P587。

6 张荣彦,《EPO审查指南中的功能性特征及其对我们的启示》,载《中国知识产权》,2018年第137期。

7 Guidelines for Examination in the EPO, Part F–Chapter IV-30, November 2017. 8 Guidelines for Examination in the EPO, Part F–Chapter IV-13, November 2017. 9 Guidelines for Examination in the EPO, Part F–Chapter IV-16, November 2017. 10 Guidelines for Examination in the EPO, Part F–Chapter IV-16, November 2017. 11 张荣彦,《关于“功能性限定”(续)》,载《中国专利商标》,2014年2月。

12 同上。

13 张荣彦,《从“功能性特征”的定义说起》,载《中国专利商标》,2019年1月。

14 张荣彦,《“功能性特征”对权利要求用语的“界定”》,载《中国知识产权》,2020年11月。

15 35 U.S.C.§112 Supplementary Examination Guidelines.

16 张荣彦,《从“功能性特征”的定义说起》,载《中国专利商标》,2019年1月。

17 张荣彦,《“功能性限定”的解释与使用》,载《中国专利商标》,2015年3月。



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