小议商标异议、不予注册复审案件的和解风险

总第169期 黄莺 北京市集佳律师事务所发表,[商标]文章

商标异议、不予注册复审程序中,不乏异议人与被异议人达成和解的情形,如双方达成商标共存协议,或被异议人将被异议商标转让给异议人。一般情况下,和解后,异议人提交撤回异议申请书,商标局下发商标异议结案通知,核准被异议商标注册。即便异议人、被异议人未能在异议程序中及时达成和解,商标局决定被异议商标不予注册,被异议人仍可以申请不予注册复审,保持被异议商标有效,同时继续与原异议人商谈和解。一旦达成和解协议,不予注册复审申请人(原被异议人)向国家知识产权局提交和解协议书,表明其与原异议人达成和解协议,原异议人自愿撤回异议申请并同意被异议商标获准注册。原异议人亦须向国家知识产权局表明愿意撤回异议申请,请求准予被异议商标注册。鉴于双方达成和解协议,原异议人自愿撤回异议申请并同意被异议商标获准注册,可视为被异议商标与引证商标之间已不存在权利冲突,国家知识产权局可以决定核准被异议商标注册。

但是在上述过程中,双方当事人努力达成的和解,最终并不一定能让人如愿以偿。本文将以笔者检索到的三个案例,提示在商标异议、不予注册复审案件中当事人在和解时存在的风险及其应对之策。

案例一

【案例介绍】
本案中,被异议商标在异议期内被两个异议人分别提出异议,其后异议人之一与被异议人和解,被异议商标转让至异议人之一名下。商标局准予异议人之一撤回异议,并认为异议人之二的异议理由不成立。此外,商标局查明,除本案被异议商标外,原被异议人前后在多个类别商品和服务上申请注册100多件商标,其中多件商标已被当事人提出异议。在本案中,原被异议人未对此作出合理解释。因此,商标局认为,被异议商标的申请注册具有明显的复制、摹仿他人商标的故意,商标转让情况不改变该情形事实,被异议商标的申请注册扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场环境,违反了诚实信用原则,决定对被异议商标不予注册。

【点评】
异议案件当事人寻求和解时要考虑被异议商标的属性,如果其具有明显的复制、摹仿他人商标的故意,即便被异议商标转让给异议人,也不改变该情形事实。

2019年修改的《商标法》的一大变化,是在第四条中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定。该规定增强了商标使用义务,加大对不以使用为目的的恶意商标注册申请行为的打击力度。2019年12月1日实施的《规范商标申请注册行为若干规定》,明确将打击恶意注册的关口前移,首先在审查阶段适用新规定,商标注册部门发现属于违反《商标法》第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当依法驳回,不予公告。《商标法》第四条的新规定还是提出异议和请求宣告无效的事由,能够直接适用于异议程序和无效宣告程序中。因此,商标局经审理认为被异议商标属于违反《商标法》第四条及《规范商标申请注册行为若干规定》情形的,应当对被异议商标作出不予注册的决定。

案例二

【案例介绍】
本案中,商标局对被异议商标作出不予注册决定。被异议人申请不予注册复审,称:因申请人(原被异议人)和原异议人达成和解,原异议人撤回对被异议商标的异议申请,且已递交撤回异议申请;原异议人已提交针对引证商标一的撤回注册申请。因此,被异议商标未获准注册的障碍已经消除,申请人(原被异议人)请求核准被异议商标的注册。国家知识产权局查明,原异议人提交的撤回商标异议申请已被国家知识产权局依法不予核准,且原异议人在不予注册复审程序中并未提出意见,申请人称其和原异议人已达成和解之主张缺乏事实依据,故不予支持。引证商标一已被国家知识产权局依法驳回,现已无效。被异议商标与其他引证商标已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指之情形。综上,申请人所提出的不予注册复审理由不成立,故对被异议商标维持不予核准注册的决定。

【点评】
本案中,原异议人没有参加不予注册复审程序,未向国家知识产权局提交意见,表明同意被异议商标注册。国家知识产权局审理后认为,被异议商标与原异议人引证商标构成类似商品上的近似商标,故不予核准注册。异议案件当事人达成和解后,应相互配合,共同向国家知识产权局表明同意被异议商标注册的意愿。

此外,原异议人申请撤回对被异议商标的异议申请,商标局进行形式审查,即便撤回申请不符合形式要件被不予核准撤回,异议人仍然可以再次提交撤回异议申请。如果异议双方约定将被异议商标转让给原异议人,则应当及时提交商标转让申请。在不予注册复审案件审理时,如果被异议商标已经转让至原异议人,那么,被异议商标与原异议人的引证商标之间已不存在权利冲突,国家知识产权综合考虑各种因素,宜核准被异议商标注册。

个别案件中,虽然在异议阶段原异议人和被异议人已提交被异议商标转让申请,异议人已提交撤回被异议商标的异议申请,但商标局没有等待被异议商标转让至原异议人,便作出不予注册决定。此时,根据双方和解协议的性质、目的,被异议人(被异议商标转让人)应当在法定期限内提出不予注册复审申请,请求核准被异议商标注册。原异议人(被异议商标受让人)亦应积极参加不予注册复审程序,提交意见,请求核准被异议商标注册。

案例三

【案例介绍】
本案中,商标局认为被异议商标与异议人引证商标已构成使用于类似商品上的近似商标,故对被异议商标作出不予注册决定。被异议人提出不予注册复审申请,主张:原异议人的引证商标是对申请人(原被异议人)品牌的恶意抄袭;申请人目前已与原异议人达成和解,原异议人已出具共存同意书,确定同意且不反对被异议商标的注册申请,请求核准被异议商标注册。原异议人亦参加不予注册复审程序,同意被异议商标注册。

然而,原异议人的引证商标商标局核准转让,引证商标受让人向国家知识产权局提交主体资格承继申请书等,并提交意见称:对原异议人撤回异议的行为不认可;被异议商标与引证商标构成近似商标,应当不予核准注册。

国家知识产权局查明,本案审理时,引证商标已转让至受让人名下,原异议人不再享有引证商标商标专用权;原异议人在与申请人(原被异议人)签订和解协议、同意书、撤回商标异议申请书之前,已与引证商标受让人签订了引证商标的转让协议,同意将被异议商标不予注册复审案件的原异议人主体变更为引证商标受让人,该商标的所有权利义务关系由受让人承继。申请人提交的在案证据不足以证明引证商标受让人明知或应当知道原异议人与申请人的和解协议、同意书、撤回商标异议申请书,前述和解协议、同意书、撤回商标异议申请书效力并不当然及于引证商标受让人。引证商标受让人又明确声明对原异议人撤回异议的行为不认可,请求对被异议商标不予核准注册。综上,前述和解协议、同意书、撤回商标异议申请书对引证商标受让人并不具有拘束力。

【点评】
本案中,原异议人先与他人签订了引证商标转让协议,之后与被异议人商谈和解,同意被异议商标注册。然而,引证商标易主后,引证商标受让人在不予注册复审程序中推翻原异议人的承诺,反对被异议商标注册。可见,异议案件当事人寻求和解时,要密切关注关键商标的状态。

在部分案件中,申请人(原被异议人)在不予注册复审阶段与原异议人达成了和解协议,原异议人出具共存同意书,并向国家知识产权局表明撤回异议申请并同意被异议商标注册。但是,原异议人如果此前已与他人签订引证商标转让协议,同意将被异议商标不予注册复审案件的原异议人主体变更为引证商标受让人,由受让人承继引证商标的所有权利义务关系,那么,当引证商标核准转让至受让人后,申请人与原异议人达成的和解对引证商标受让人不具有拘束力。本案即如此,在申请人与原异议人达成和解协议时,引证商标的转让申请还未提交,因此,申请人不可能了解引证商标的变化。在引证商标核准转让公告后,引证商标受让人申请承继原异议人在不予注册复审程序中的主体地位,可能对原异议人的撤回异议申请不予认可,反对被异议商标的注册。可见,即使申请人与原异议人达成和解,在被异议商标核准注册前,申请人也并非高枕无忧。为稳妥起见,建议在和解双方在和解协议中应写明,在被异议商标核准注册前限制异议人引证商标的变更、转让,以免节外生枝。

商标权具有私权属性。商标案件当事人有权依法处分自己的商标权。在商标异议、不予注册复审程序中,当事人在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下,为被异议商标的核准注册或双方商标共存达成和解协议,既能自主快速化解纠纷,又能避免浪费行政资源。但是和解协议有时并非一劳永逸,具体落实过程中还会伴随一定风险。如何完善和解协议以降低风险,建议商标案件当事人咨询专业代理机构,聘请专业律师把关。

异议案件当事人寻求和解时要考虑被异议商标的属性,如果其具有明显的复制、摹仿他人商标的故意,即便被异议商标转让给异议人,也不改变该情形事实。
即使申请人与原异议人达成和解,在被异议商标核准注册前,申请人也并非高枕无忧。



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