浅议发明和实用新型同日申请制度

总第173期 赵囡囡 北京康信知识产权代理有限责任公司 专利代理师发表,[专利]文章

发明和实用新型同日申请制度,是中国专利法律制度中一个比较特别的存在。在实务中,申请人一般会根据案件的创造性高度、案件的重要性以及申请人自身的知识产权现状等因素,选择是否进行发明和实用新型同日申请。

发明和实用新型同日申请的概念

根据我国《专利法》第九条的规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

从上述规定可知,《专利法》允许申请人就同样的发明创造提出两件专利申请。不过,在发明授权前,如果发明和实用新型属于“同样的发明创造”,则申请人需要放弃实用新型专利权才能获得发明专利权。此处“同样的发明创造”,是指发明和实用新型存在权利要求保护范围相同的情况。这不仅包括两个案件的独立权利要求保护范围相同的情况,准确地说,只要两个案件中的任一条权利要求的保护范围相同,都属于法律规定的“同样的发明创造”。

发明和实用新型同日申请的优势

对于申请人来说,对一个技术方案申请两个专利,必然会产生更多的官费和代理费用。但目前,很多申请人还是会采用发明和实用新型同日申请的申请策略,这主要是出于以下三种原因。

提高获得专利权的可能性

由于发明在授权前会经过实质审查,由审查员去评价其新颖性和创造性,因此,一般来说发明专利具有更大的价值和稳定性。如果可以选择,申请人也一般倾向于使用发明专利对其技术进行保护。

然而,虽然专利法律体系中对于申请文件的创造性评价有详细的规定,但在实际评价过程中,评价主体的个体意见对创造性评价的影响很大。也就是说,当评价专利申请文件的创造性时,即使是使用相同的对比文件,不同的评价主体对于申请文件是否具有创造性仍然可能持有截然相反的观点。

与此相对的是,《专利法》对实用新型的创造性的要求略低,而且无需实质审查。当申请人对专利申请的创造性高度不太有信心时,为了避免发明申请有可能被驳回而技术方案无法得到法律保护的问题,申请人有可能会选择发明和实用新型同日申请,以获得至少一项专利权。尤其是对于重要甚至核心的技术,申请人更是会不计成本地进行发明和实用新型同日申请,以获得一项保底的专利权。

更好地获得法律保护

根据《专利法》第三十九条规定:“发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。”

由此可知,只有发明获得专利授权,申请人才可以主张权利。虽然《专利法》第十三条也规定,申请人可以在发明专利公布后要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用,但这种“临时保护”只能算是对发明专利的非正式保护,在保护的区间、权利的排他性、赔偿的计算方式等方面存在众多劣势[1]。

目前,发明专利的审查周期虽已经有所缩短,但一项发明专利的授权一般也要等待20个月或更久。与之相比,实用新型的授权周期通常只需要4至6个月。对于一项核心技术,为了使得核心技术尽早获得具有排他性的专利权,申请人会倾向于发明和实用新型同日申请,以在发明授权之前先获得一项实用新型专利权的保护。

申请人想获得多项专利

当企业的知识产权起步较晚、不足以与其技术和研发实力相匹配时,对于其申请的专利,企业往往会考虑多花费一些费用、获得更多的专利,以便更好、更全面地对其研发和产品进行保护。具体地,在发明申请授权前,申请人会考虑通过修改发明申请的独立权利要求的保护范围,使其保护范围与同日申请的实用新型错开,从而获得两项专利权。

发明和实用新型同日申请的劣势

在现在的法律和政策环境下,发明和实用新型的同日申请的劣势开始逐渐显现,申请人也会更加慎重地考虑是否选择这种申请策略。

法律和政策环境

随着中国科技的进步以及知识产权行业的发展,专利申请的数量规模已经相当庞大。国内发明申请量已经连续多年居世界第一,且中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请量也已跃居世界第一[2]。2021年3月召开的“两会”,将“每万人口高价值发明专利拥有量”指标列入了“十四五”规划和2035年远景目标纲要。由此可见,中国的专利申请已经开始由数量向质量方向转变。与此同时,国家知识产权局也开始严厉打击非正常专利申请。

另外,根据一些媒体的报道以及笔者的在实务经验,发明与实用新型同日申请的,部分发明申请的实质审查将会被延后。对于一些想尽快获得发明专利权的申请人来说,这显然是很不利的。

最高人民法院2020年判例的影响

2021年2月26日,在最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》中,披露了一起名称为“(2020)最高法知民终699号上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案”的知识产权案件。该案中,最高人民法院认为,当事人就同一技术方案同日申请发明和实用新型专利,发明专利申请因不具备新颖性,或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权,且其法律状态已经确定,当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的,人民法院不予支持。

该案例对于习惯进行发明和实用新型同日申请的申请人来说非常值得关注。对于一些专利申请,当其明显不具备新颖性或者创造性很低时,即使其相关技术对于申请人而言很重要,笔者也不再建议申请人采用发明和实用新型同日申请的策略,而最好考虑仅申请实用新型专利,以免因为发明专利申请不具备新颖性或者仅基于相同技术领域的一篇对比文件就被认定不具备创造性,从而进一步影响其实用新型专利维权的可能。

发明和实用新型同日申请的制度的出路

综上可知,尽管从申请人的角度来说,其在法律规定的框架内合理选择申请策略无可厚非,但目前的政策和法律环境对发明和实用新型同日申请策略已不再友好。在这种情况下,发明和实用新型同日申请制度是否有改变的可能性?对于这个问题,我们或许可以参考其他国家的规定。

日本

日本专利法第四十六条规定,实用新型申请人可以将其实用新型专利申请变更为发明专利申请。但,该实用新型申请拒绝要旨的最初审核抄本送达之日起经过三十日的,或该实用新型申请之日起经过七年后(从实用新型申请拒绝要旨的最初审核抄本送达之日起三十日内的期限除外)的,不在此限。

日本《实用新案法》第二十九条规定,实用新型权利人有义务在确认实用新型专利的有效性之后再向侵权人主张权利。实用新型的有效性通过向日本专利局提出实用新型技术评价请求确定。与发明的实质审查类似,日本专利局会就实用新型的新颖性和创造性进行审查。

另外,即使获得了肯定内容的评价书,但如果专利权人自己没有预先进行专利检索等工作就起诉他人侵权,一旦其实用新型被无效,专利权人还应承担其给被诉侵权人造成的损失[3]。

德国

德国实用新型专利申请的基本流程与中国类似,包括实用新型专利的提交、形式申请及注册,而且其从申请到完成注册的时间通常只需要两到三个月的时间。根据德国专利法的规定,德国实用新型也应当满足新颖性、创造性和实用性的要求。

德国的发明申请“分支制度”(branch off)与中国的发明和实用新型同日申请制度比较接近。德国允许从发明专利申请中分出一个或多个实用新型申请。以上分支实用新型专利的申请日,按在先发明专利申请的申请日来确定,其保护期限为自在先申请日起的10年内。需要注意的是,德国实用新型专利不可以转成发明专利。另外,对于同一发明创造,申请人可以同时拥有相同保护范围的德国发明专利和实用新型专利,其中不存在重复授权的问题[4]。
为了平衡专利权人与社会公众的利益,德国专利法规定了对上述实用新型注册制度的救济,即第三人删除程序,类似于中国的专利复审制度。需要注意的是,根据德国专利法的记载,在第三人删除程序中,败诉方必须承担包括对手支出在内的各类费用。这就意味着,如果请求人滥用第三人删除程序,但经官方裁决最终未能撤销专利权,第三人要承担权利人应对程序的费用;如果专利权被撤销,则权利人需要承担第三人在程序中支出的律师费或代理费等费用。从这个层面看,虽然德国实用新型没有实质审查制度,取得权利非常简便,但该制度实际上对专利权人施加了事先评估和自担风险的责任[5]。

韩国

根据韩国《专利法》规定,韩国的实用新型专利也需要进行实质审查,其创造性要求略低于发明专利。尚未结案的发明专利申请和实用新型专利申请可以相互转换。根据韩国《专利法》第五十三条、第二百零九条的规定,提出实用新型专利申请的申请人,可以将本实用新型专利申请转换为原始说明书或附图公开范围内的发明专利申请。同样,根据韩国《实用新型法》第十条、第三十七条,以及韩国《专利申请指南》第六部分第二章的规定可知,针对发明专利申请也有相应的转换规定,即发明专利申请和实用新型专利申请可以相互转换[6]。

借鉴与启示

上述各国的制度,有以下两点可供我国参考:
第一,专利制度设计可以考虑在一定期限和条件下允许实用新型和发明之间的相互转化,赋予申请人更多选择权。这样,对于重要的技术方案,申请人不必须申请两个案件,而可以根据具体审查情况作出类型选择,同时也可以避免申请人为提高专利申请量而采用发明和实用新型同时申请的情况。

第二,使用实用新型专利,需要经过类似实质申请的步骤。只有经过审查确定具有创造性的实用新型专利,才能用于起诉他人侵权。而且,实用新型专利权利人需要承担谨慎义务,如在败诉时需要承担对方的诉讼费用,以避免实用新型专利权利人滥用权利。

小结
随着社会和科技的进步,我国对专利质量的要求已经超越了对数量的要求,高质量发展成为专利制度建设的重中之重。发明和实用新型同日申请制度作为我国专利制度发展初期的产物,亟需在立法阶段进行调整和修改,从而与时代共同进步。

参考文献:
1 高沃知识产权.什么是对于专利的临时保护[OL].http://zhuanlan.zhihu.com/p/53953156.
2 杨柳.高质量创造夯实高质量发展之基[J].中国知识产权报,2020年12月11日.
在现在的法律和政策环境下,发明和实用新型的同日申请的劣势开始逐渐显现,申请人也会更加慎重地考虑是否选择这种申请策略。
3 河野英仁.申请日本实用新型专利时的注意点[J].中国知识产权,2015年6月(总第100期).
4 林达刘知识产权.很强很强大的德国实用新型制度[OL].http://zhuanlan.zhihu.com/p/110998749.
在这种情况下,发明和实用新型同日申请制度是否有改变的可能性?对于这个问题,我们或许可以参考其他国家的规定。
5 蒋朔.浅析德国实用新型第三人删除制度.中国知识产权资讯网[J],2020/8/24.
6 杨晓伟.韩国发明与实用新型专利申请如何进行转换.中国知识产权报[J],2019/3/20.

 



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