从“优盘”商标撤销案看商标显著性的界定

总第5期 北京华旗资讯数码科技有限公司法律与知识产权部 总律师 张其涵发表,[商标]文章

  背景介绍:
  近年来,一种代替软盘的移动电子存储产品已经被广大消费者所熟知,有人称之为闪存盘,有人称为U盘。那么“优盘”呢?究竟是通用名称还是可以用来表示 某公司特定产品的商标?今年2月初,围绕这个争议问题,深圳朗科公司与商评委在北京市一中院的法庭上展开激烈的辩论。
  据介绍,深圳朗科公司于1999年注册了“优盘”商标,使用在移动存储产品上。而2002年10月,北京华旗资讯数码科技有限公司向国家工商总局商评委就该商标提出商标争议。2004年10月,商评委作出《关于撤销第1509704号“优盘”商标争议裁定书》。朗科公司因此不服,于2005年1月28日将商评委起诉至北京市第一中级人民法院,请求撤销商评委作出的裁定。原告朗科公司在法庭上提出,“优盘”商标是具有显著性的。因为外观是构成商标识别性的重要因素,这个商标用于识别的部分既不是“优”字也不是“盘”字,而是“优盘”作为一个整体不可拆分。
  对此,商评委认为“优盘”是计算机存储器的通用名称。从“优盘”汉字本身的含义来看,是对这类商品质量、功能、用途等特点的直接叙述,缺乏显著特征。而原告也一直将“优盘”作为商品名称使用,客观上淡化了优盘作为商标的显著性。同时,众多同行业经营者和消费者已经普遍将“优盘”作为一种新型的计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。如果允许原告将该商标独占,就会妨碍同行业其他经营者正当合理使用这一名称,也会导致消费者的误认。
  法院没有当庭宣判,该案尚在进一步审理中。
  2004年10月13日,中国国家商标评审委员会作出了关于北京华旗资讯数码科技有限公司(申请人)申请撤销某公司(被申请人)“优盘”商标一案的行政裁定。国家商标评审委员会采纳了申请人的观点,认为“优盘”商标缺乏商标显著性的规定,决定撤销“优盘”商标注册。其法律依据是被申请人违反了《中华人民共和国商标法》第十一条的规定。即“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”
  商评委这一决定在一定程度上对于商标实务中商标显著性的界定,起到了借鉴意义。
  一、涉案商标违反中国商标法第十一条
  申请人认为,被申请人注册的“优盘”商标由于其本身的特点是对商品的质量、功能、用途的的描述,因而直接违反了第十一条的第二款;同时由于商标权人即被申请人在使用该商标时刻意淡化其区别功能,积极将其作为商品通用名称来使用,进而导致公众在认知传播该商标时,也将其作为通用名称来使用,最后形成该商品被广泛地当作商品名称来使用的这样一个客观事实;基于上述两点原因,该商标已经不具备区隔功能,丧失了显著性。
  1、违反十一条第一款第(二)点,被申请商标仅仅直接表示商品的质量、功能、用途。
  “优盘”的“盘”字在0901类商品上就是对存储器的描述,而“优”字根据现代汉语理解就是优秀、优良的意思,“优秀的存储盘”就是对产品质量、功能和用途的描述,这是该商标被淡化的内因
  2、被申请人在使用该商标时刻意淡化其区别功能,积极将其作为商品通用名称来使用,最终导致该商标为广大公众所接受成为商品通用名称,违反了十一条第二款第(一)点的规定。
  根据优盘产品的技术特点、功能和用途,对该产品的描述应为“通过通用串行总线(USB)进行数据传输并以快闪电子式存储器(Flash memory)为存储介质的可移动式存储盘(DISK)”。这段话前半部分“通过通用串行总线(USB)接口进行数据传输”描述的是该产品的工作方法,中间部分“以快闪电子式存储器(Flash memory)为存储介质”说的是存储装置,最后它按照公众对于存储设备的习惯叫法定义为“存储盘”。这段话应该是最准确、详细的定义或者叫名称。但是,由于其冗长繁琐、过于专业的特点是不利于市场推广和消费者使用的。因而被申请人工商执照副本营业范围栏出现的“USB快闪电子盘”,这个名称就用词量而言,相对于专业定义省略了31个字,而且描述不失准确--“USB”+“快闪电子盘”--但是,8个字的呼叫量仍然显得繁琐,于是就把“USB”简称为“U”,“闪存盘”省略为“盘”--“U盘”。为什么被申请人选择“优盘”而不是“U盘”来注册,我们在这里不便主观臆测,但至少目前摆在我们面前的事实是,第一、汉字“优”与英文字母“U”读音基本相同,无法区分;第二、如被申请人在答辩材料中所言,选用“优”字就是取其“优秀、优良”的含义,可以描述产品--“盘”的质量。正是基于上述原因,被申请人在使用该商标时都将“优盘”作为产品名称来使用,而且是刻意淡化商标区隔功能,特别是在被申请人为方正公司提供的OEM产品上,赫然出现了“方正优盘”的字样。
  由于被申请人的原因,公众在认知传播该商标时,也将其作为描述产品功能和用途的通用名称来使用。公众在认知被申请商标时,“优盘”到底是商标还是某种商品的名称,做出这个判断的前提有三个,第一是商标构成元素的第一含义即字面的意思,二是取决于商标权人自身的使用(包括推广和宣传等手段)即商标的第二含义的明确程度,三是受到公众之间的相互传播时的影响。
  “优盘”二字就字面而言,本身就有“优秀的存储盘”、“USB快闪电子盘”等含义,而商标权人在使用商标时,又淡化其区隔功能,刻意当作产品名称来使用,不但不告知公众这是自己的商标(比如说在注册前使用TM注册后使用?等标记),而且在为别人提供的OEM产品包装上,在被提供者的商标后直接使用“优盘”字样,这样做,商标被淡化是不可避免的。
  在举证材料中,被申请人提供了一些资料,其中不乏大量使用注册标记的“优盘”,从证据的角度来讲,这些宣传彩页均为被申请人自己印制,何时印制?在何地散发?均不为人所知。从语法的角度来讲,在宣传时,商家以第一人称方式使用商标,它只能作为定语来修饰宾语,即定语是商标,宾语是产品名称。定语本身就是要起到限定区别的作用,这恰恰符合商标的性格。当被申请人在彩页上打出“欢迎购买优盘(牌)?”时,总不至于是在卖商标吧?
  随着现代社会通讯、网络的发展,信息量及其传播速度在飞速提高,人们用“爆炸”来形容这种状态。优盘产品自上市以来,据不完全统计,2001年市场销量为12.21万片;2002年为331.11万片。被申请人自己声称其市场占有率为50%以上,那么按照这个数据,截至2002年底被申请人至少销售了160万片“优盘”牌的优盘,如果按照一个用户会把他购买这种产品的信息告知两个人来计算的话,基于上述两个方面,那么差不多会有500万人把“优盘”当作产品的名称来呼叫,如果再加上网络和纸媒体的宣传,这个数字(将优盘作为产品名称来使用的人数)简直无法计算。被申请人自己对商标使用不当是该商标被淡化的外因。
  3、涉案商标缺乏显著特征
  这一点从商标法第十一条第一、二、三款之间的逻辑关系就可以得出结论。
  如图一所示:
  a区为凡“缺乏显著性”未必是“仅仅描述商品特点”或是“成为商品通用名称”
  c区为凡“仅仅描述商品特点”必然“缺乏显著性”
  b区为凡“成为商品通用名称”必然“缺乏显著性”
  d区为涉案商标“优盘”,如前所述并如下图所示:是a,c,b的交集,这是该商标在注册后对十一条的全面违反,理当依据商标法第四十一条之规定被撤销!

图一


  二、防御和救济--十一条与四十一条在商标立法中的作用
  由不当元素构成的商标通过申请、注册进而获得专用权,会对公众的利益构成损害,为避免这样的情况出现,商标法设置了包括第十一条在内的若干规定,并作为商标审查的依据,这是一种防御机制;如果商标申请人在申请时采用了欺骗或其他不正当手段突破了这些防御体系,或是在注册时并不违反相关规定,而注册后违反了十一条等规定的,商标法则设置了第四十一条的规定作为一种救济机制。该条第一款规定(节选):“已经注册的商标,违反本法第十一条规定的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”
  显然,从上述分析中不难看出,违反四十一条第一款有两种情况:一种是在申请时就已经违反了十一条的规定,但是申请人以欺骗或其他不正当手段取得注册;另一种是在申请时并不违反有关规定,而是在获得注册后违反了十一条的规定。
  在本案中,商评委裁定被申请商标是在注册后违反了商标法第十一条的规定,因此依照四十一条的规定,撤销该商标,这是对法律的准确适用。
  三、“商品通用名称”、“特定名称”与“商标”含义的辨析
  “商品的通用名称”是指为公众所熟知的商品的一般名称,用来区别不同种类的商品;而“商品的特定名称”是指对特定商品的称呼,用来区别同种类中的不同商品(特定商品、特定物)。不论是“通用名称”还是“特定名称”都属于“商品名称”的概念范畴,有时间性和地域性的特点,即随着时间的变化或是空间的位移,产品的名称会产生变化。“商标”是指任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,公众对于商标的认知状态稳定,不会随时间和空间的转移而变化。
  商品商标有第二含义,使人能够联想到商品的提供者,标明了商品的社会属性。
  商品通用名称直接表明或使人能够想到商品的物理属性,用以区别其他商品。商品的通用名称都由文字构成,如果按照文字的描述功能划分,大可以分为两类:其一是最常见的直接描述商品的原料、功能、用途、使用方法、制造工艺等特点的,比如“电脑”、 “暖水瓶”等等;其二、是文字本身没有明确含义的臆造词,比如“阿司匹林(aspirin)”;
  如果按照文字的渊源来划分,也可以分为两类,其一是由商品的发现者、推广者或是发明者来命名;其二是来源于当初的注册商标,它在传播当中由于某种原因丧失显著性。这也分为两种情况,1、在传播中由于商标具有描述商品特点进而成为通用名称,比如“电梯”、“暖水瓶”;2、商标被淡化为通用名称的具体原因不明,比如“阿司匹林”。这是一个很特别的例子,这种药品既和“乙烯水杨酸”这个化学名称没有关联,也不能描述该药物的解热镇痛的功能,就是由于广泛使用,逐渐被淡化形成了通用的商品名称。
  从上面的分析不难看出,本案的“优盘”与“暖水瓶”的情况十分相似,有一种与生俱来的被淡化的风险,该商标的构成元素就好比生物的基因,因描述了产品的功能和质量(优秀的存储盘)而存在致命的缺陷。

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