337调查中的专利权利要求解释程序及策略

总第40期 文/顾萍,Tony V. Pezzano, Kent R. Stevens 和 Vinny Lee发表,[专利]文章

       

              

                         顾萍                                                    Tony V. Pezzano
  北京集佳知识产权代理有限公司合伙人      Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 合伙人
  

               

                     Kent R. Stevens                                              Vinny Lee
Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 合伙人    Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 合伙人 

  在美国专利诉讼中,对专利权利要求的解释是解决争议的关键步骤。在联邦法院专利诉讼正式开庭前,法官会通过马克曼听证会(Markman hearing)全面解释专利权利要求。权利要求的解释是诉讼中专利无效、侵权判定的基础,适用该程序的实践也表明,马克曼听证会有助于当事人早日达成和解,以避免花费大量的律师费。
  在美国国际贸易委员会(ITC)的337诉讼中,目前也开始有行政法官(Administrative Law Judge)在正式开庭前使用类似于马克曼听证会的程序来专利权利要求。到目前为止,至少有两位行政法官适用过庭审前马克曼听证,并发出了庭审前权利要求解释令。除此外2010年4月19日首席行政法官勒肯(Chief Administrative Law Judge Luckern)在“对特定移动电话和装有数码镜头的无线通讯设备及其部件的调查”案件中首次决定采用马克曼听证会来解释专利权利要求。勒肯法官虽然从1984年起就担任行政法官,但此前从未在其审理的案件中适用过马克曼听证。
  本文将简要概述ITC马克曼听证的程序,并对现任的6位行政法官在解决权利要求解释问题上适用的基本规则和程序进行讨论。文章最后将提出在调查中获得有利的权利要求解释判定行之有效的策略,以及获得审前权利要求解释所能带来的实践效果。
  背景介绍--ITC马克曼听证
  马克曼听证是一种在庭审开始前对有争议的专利权利要求进行解读的听证程序。它使得当事人有机会在正式庭审之前就如何解释有争议的专利权利要求提出自己的主张,并获得行政法官对这个最为重要且对案件有决定性作用的问题给出审前评估。要合理解释专利权利要求,联邦巡回法院的先例要求行政法官主要关注“内在”证据,也就是专利权利要求书,专利说明书及专利审查过程。事实上,专利申请说明书被认为是“理解受争议的权利要求术语的一个最佳导引”,因为其“功能如同辞典,或明示或暗示地定义权利要求中的术语”,所以其“必然能提示如何正确进行权利要求解释”。与此类似,专利的审查过程“通常能提示权利要求用语的含义,通过表明发明人对其发明的理解,以及发明人是否在审查过程中对其发明做出了限定,缩小了权利要求的范围。”因此,有说服力的马克曼论证一定是以专利的内在证据为基础的。
  有时候,行政法官也可以参考“外在”证据,即专利本身及审查历史之外的证据,比如说专家和发明人的证言,辞典工具书,以及学术性论文等等。尽管外在证据有利于对相关行业的理解,但联邦巡回法院在判断权利要求用语的法律意义时,通常认为其可靠性不及内在证据。不过,在判断权利要求术语的一般含义时,行政法官曾参考过专业辞典和论文。因此,在专利申请时公开可用的辞典与专业论文可以与内在证据一道用于确定权利要求术语的一般含义。在ITC的实践中,通常认为专业辞典的定义比一般辞典的定义相关度更高。
  联邦巡回法院认为专家证言有助于提供争议技术的背景情况,解释发明的运作原理,确保行政法官对专利技术方面的理解与该行业业内人士的理解一致,或是证明该专利或者现有技术中的某一特定术语在该领域内具有特定含义。但需要指出的是,依照联邦巡回法院的先例,行政法官不会采纳“任何与依权利要求,专利说明书,或其审查历史--总之是与专利的书面记录做出的权利要求解释明显不相符的证言。”
  值得注意的是,行政法官颁发的马克曼权利要求解释命令都侧重于内在证据--专利权利要求本身,专利说明以及审查历史。
  对各行政法官关于权利要求解释的基本规则和程序实践考察
  由于在调查中进行权利要求解释的方式取决于受理该案的行政法官,要想判断马克曼听证是否对该案有益;如果有益,又应该在什么时间,通过什么途径协商把马克曼听证加入诉讼程序安排,对每位行政法官采用的基本规则和程序实践进行考察评估是非常重要的。ITC的实践和程序规则为行政法官针对特定调查适用特定规则留出了很大余地。在权利要求解释的问题上更是如此,ITC规则并没有要求行政法官采用任何特定程序。正如本文即将谈到的,有些行政法官将与权利要求解释相关的规定写入了他们的基本规则。由于权利要求解释采用的程序受到每位行政法官个人的基本规则影响,法律从业人士在考虑案件策略,如何更好地处理权利要求解释问题时,应对6位行政法官的基本规则和程序实践都有所了解。
  A.首席法官保罗J.勒肯(Chief Judge Paul J.Luckern)
  首席法官勒肯于1984年起即担任行政法官,在2008年7月被任命为首席法官。在其基本规则第8条“建议的诉讼程序安排”中,他没有提及与权利要求解释相关的要求。而在其基本规则第9条“听证前陈述”中,勒肯法官要求当事人及委员会调查员在听证前陈述中对权利要求中的任何用语提出争议并提出支持己方权利要求解释理由,包括驳斥对方意见的原因。该规则还要求当事人确认任何不存在争议的权利要求用语。
  在2010年4月19日,首席法官勒肯在第337-TA-703号调查中发出第11号命令,提出了马克曼听证的诉讼程序安排。这也是他自担任行政法官以来第一次发出此项命令。在此命令中,他详细阐述了几点适用马克曼听证的程序性问题,特别是:(1)行政法官应该以命令还是即决裁决形式给出权利要求解释;(2)根据国际贸易委员会即决裁决规则2010.18,马克曼程序是否允许当庭证言或者证据演示。
  对于当事人提出的权利要求解释问题的即决裁决动议,勒肯法官判定将依委员会规则2010.42(c)以初步裁定的方式给出权利要求解释。他进一步判定,即决裁决允许当庭证言或者证据演示,他也不反对本案当事人针对权利要求解释问题提交证人证词以节约时间,因为当事人各方同意的马克曼听证只有一天。首席法官勒肯认为这件调查“很适合采用单独的马克曼听证”因为“被告方全体当事人一致提出了马克曼听证动议”而“原告方……对该专利的权利要求解释也很了解。”他命令马克曼听证于2010年5月24日举行,以留出充裕的时间做出权利要求解释的初步裁定,并依规则给委员会30天时间决定是否复核该初步裁定,也让当事人根据权利要求解释的初步裁定准备各自的听证前摘要。
  B.法官查尔斯E .布洛克(Judge Charles E.Bullock)
  就任于2002年布洛克法官在其基本规则第5A条中写入了马克曼权利要求解释的程序,标题为“关于权利要求解释的马克曼听证”。在他判定举行马克曼听证将有益于调查的前提下,该条规则列举了对调查中受争议的专利权利要求术语提交摘要的一般程序和安排。依照该条规则,当事人和委员会调查代理人应该在举行马克曼听证的10天前进行会晤以尽量减少争议的权利要求术语数量。在听证前,当事人和委员会调查代理人还应该提交初步权利要求解释摘要和答复,其中须提供各自对争议权利要求术语的解释,以及支持己方解释的论据(如有多个被告,则应提交一份联合摘要)。需注意的是,根据案情的不同,布洛克法官可以在当事人提交过各自的权利要求解释摘要之后再决定是否举行马克曼听证。然后布洛克法官将发出一个听证前命令,对受争议的术语进行解释。调查中所有随后的证据开示和摘要将限定在该命令的权利要求解释范围内。马克曼听证结束后,当事人应提交一份联合表单,写明各自在听证后的解释。
  布洛克法官在许多案件中举行过简短的技术说明和马克曼听证,其后便颁发审前权利要求解释命令,包括:
  ■ Inv. No. 337-TA-509,Certain Personal Computers,Server Computers,and Components Thereof(January 24-25,2005 Tutorial and Markman hearing;Order No. 15 issued February 8,2005);
  ■ Inv. No. 337-TA-519,Certain Personal Computers,Monitors And Components Thereof(February 24-25,2005 Tutorial and Markman hearing;Order No. 22 issued March 10,2005);
  ■ Inv. No. 337-TA-619,Certain Flash Memory Controllers,Drives,Memory Cards,and Media Players and Products Containing Same (May 6-7,2008 Tutorial and Markman hearing;Order No. 33 issued July 15,2008);
  ■ Inv. No. 337-TA-621,Certain Probe Card Assemblies,Components Thereof and Certain Tested DRAM and NAND Flash Memory Devices and Products Containing Same (September 15-16,2008 Tutorial and Markman hearing;Order No. 37 issued January 23,2009);and
  ■ Inv. No. 337-TA-664,Certain Flash Memory Chips and Products Containing The Same(November 9,2009 Tutorial and November 10,2009 Markman hearing;Order No. 34 issued February 12,2010).
  C.法官卡尔C.查尔内斯基(Judge Carl C.Charneski)
  查尔内斯基法官就任于2007年4月1日,他的基本规则中没有提及任何有关权利要求解释的要求。他曾于庭审结束后,依据调查的事实情况,在其初步裁定中对专利权利要求进行解释。
  D.法官西奥多 R.埃塞克斯(Judge Theodore R.Essex)
  与布洛克法官一样,埃塞克斯法官也在其基本规则中写入了关于权利要求解释安排的特别规定。如果埃塞克斯法官认为马克曼听证有利于调查,他就会举行该听证。他也要求当事人和委员会调查代理人在马克曼听证10天之前进行会晤,以把有争议的权利要求术语数量减到最低。根据诉讼程序安排确定的日期,各方当事人和委员会调查代理人都必须在马克曼听证之前,或分别提交或联合提交一份简短的书面陈述,写明各自对仍有争议的权利要求术语的解释及支持其解释的论据。根据诉讼程序安排的日期,各方也可以提交辨驳摘要。在马克曼听证之后,当事人还应提交一份写明各自听证后解释的联合表单。调查中所有随后的证据开示和摘要将限定在权利要求解释命令的范围内。
  埃塞克斯法官也在部分案件中举行过简短的技术辅导和马克曼听证,并颁发审前权利要求解释命令:
  ■ Inv. No. 337-TA-608 & 612(consolidated investigations),Certain Nitrile Gloves and Certain Nitrile Rubber Gloves(December 13-14,2007 Tutorial and Markman hearing;Confidential Order Construing ClaimTerms issued 3/14/2008);and
  ■ Inv. No. 337-TA-661,Certain Semiconductor Chips Having Synchronous Dynamic Random Access Memory Controllers and Products Containing Same(March 24,2009 Tutorial and Markman hearing;Order No. 12 issued June 22,2009).
  E.法官小罗伯特 K.罗杰斯(Judge Robert K. Rogers,Jr.)
  罗杰斯法官于2008年7月受命,在其基本规则第2条的诉讼程序安排中,他要求当事人各方在交换专家报告之前提交一份联合列表,写明各自对有争议的权利要求术语的解释建议。
  与布洛克法官和埃塞克斯法官一样,罗杰斯法官也在他的基本规则纳入了题为“权利要求解释的马克曼听证”的一款,作为第5A条。如果他认为马克曼听证有益于调查,他便会要求当事人与委员会调查代理人在马克曼听证开始10天前会晤并尽可能减少争议的权利要求术语。根据诉讼程序安排确定的日期,各方当事人和委员会调查代理人都必须在马克曼听证之前,或分别提交或联合提交一份简短的书面陈述,写明各自对仍有争议的权利要求术语的解释及支持其解释的论据。根据诉讼程序安排的日期,各方也可以提交辨驳摘要。在马克曼听证之后,当事人还应提交一份写明各自听证后解释的联合表单。调查中所有随后的证据开示和摘要将限定在权利要求解释命令的范围内。
  F.法官 E.詹姆斯 吉尔迪亚(Judge E. James Gildea)
  吉尔迪亚法官于2008年12月就任行政法官。他的基本规则第1.15条(诉讼程序安排)中要求当事人在交换初步专家报告之前提交需解释的有争议权利要求术语联合清单,以及他们各自对这些术语的权利要求解释主张。值得注意的是,在其基本规则通知中,吉尔迪亚法官可能会在庭审开始至少2个月前请当事人提交关于举行马克曼听证是否有助于解决受争议的权利要求术语的意见。除此之外,在庭审当天,庭审开始前,吉尔迪亚法官也可能在他的通知中留出时间来对权利要求解释问题进行简短的概览。在他所谓的“马克曼说明”中--以区别于“马克曼听证”--各当事人有30分钟时间来对各自权利要求解释的法律论据进行总结,其间不允许提出辩驳性的争论。
  在ITC调查中争取审前权利要求解释的策略
  希望获得审前权利要求解释的当事人应该考察受案行政法官的基本规则和实践程序,如果可能,在立案之初协商诉讼程序安排时就应该考虑获得庭审前权利要求解释的步骤。特别值得一提的是,当事人可以考虑有助于行政法官尽早做出权利要求解释的步骤,比如说,提交写明了各方对于有争议权利要求术语解释建议的联合表单,提交当事人和委员会调查代理人的权利要求解释摘要,必要的话,申请马克曼听证,以取代通过协商会、信函或质询询问形式来交流各自权利要求解释意见。
  如果适用审前权利要求解释,当事人应考虑诉讼程序安排中的如下时间点:(1)对有争议权利要求术语做权利要求解释摘要的时间;(2)如有必要,马克曼听证的日期,应在事实证据交换结束或侵权行为调查以及专利有效性争议结束之后;(3)在专家证据交换 开始之前,拿到权利要求解释。然而如果专家调查在权利要求解释裁定发出之前已启动,各方专家也是在对各方当事人和委员会调查代理人在权利要求解释的立场充分了解的情况下进行调查的,故还是可以对全部的解释意见进行讨论。在某些情况下,当事人也许希望根据权利要求解释命令的颁发时间来确定诉讼程序安排中交换专家报告和专家调查的最后期限。比方说,各方当事人可以联合要求一个在权利要求解释命令颁发后的时间期限来补充各自的专家报告,并把专家调查的最后期限定为稍晚于权利要求解释命令颁发之后。
  尽早获得权利要求解释有助于运用即决裁决在庭审前排除不相关的问题,不相关的专利专利权利要求。因此,谨慎的做法是把权利要求解释的时间安排应与提交即决裁决动议的最后期限联系起来考虑,以留出充足的时间对与权利要求解释裁定相关的问题:如侵权,专利有效性和国内产业问题等提交文书。
  诉讼程序安排中通常包含了提交即决裁决动议的最后期限。有时候,这一最后期限会定在事实证据交换结束而专家证据交换调查截止之前,或者在专家证据交换调查结束之时或之后。如果诉讼程序安排中没有注明提交即决裁决动议的最后期限,则当事人仍可以根据委员会规则210.18(a)提交即决裁决动议。该规则允许任何当事人在收到调查的诉状和通知后20天内提交即决裁决动议,但所有动议必须在庭审至少60天前提交完毕。
  另外,在当事人协商权利要求解释安排的日期时,应该给行政法官发出权利要求解释命令和国际贸易委员会决定是否复核该命令(如果该命令形式为依ITC规则210.42(c)作出的初步裁定)留出宽裕的时间。这样也可以给各方当事人自己根据裁定的权利要求解释准备听证前摘要预留出充分的时间。
  正如最近一些实践表明的那样,即使是在涉及多项专利或多方当事人的复杂案件中,适用通常持续1到2天马克曼听证及其后的裁定,调查也能在行政法官设定的15,17或18个月的目标时限内完成。也就是说,只要安排得当,马克曼听证及其裁定并不会给完成调查,举行庭审并符合调查目标时限造成任何拖延。
  在ITC调查中获得庭审前权利要求解释带来的实践效果
  促成早日和解及完成调查
  颁发庭审前权利要求解释命令使得 一些ITC调查在进入庭审程序之前就实现了和解,从而也避免了庭审的费用。事实上,还有一些ITC调查是在提交完马克曼摘要后就达成了和解,更早于马克曼听证的举行或者权利要求解释命令的颁发。所以,即使是马克曼听证前的相关行动也能促成当事人和解,省下大量的时间和金钱。
  权利要求解释重点关注内在证据
  如上所述,行政法官发出的权利要求解释命令表明,在解释有争议的权利要求条款时,与联邦巡回法院指令规定一致,重点放在内在证据上。事实上,在权利要求解释命令中引用过的外在证据基本上都是辞典,特别是专业辞典来解释受争议权利要求术语的定义。
  提高庭审效率
  即使所做出的权利要求解释并没有促成和解,该解释也可以在某些方面减少一些需在审理中解决的问题。首先,其有利于当事人对仍有争议的权利要求条款达成共识。其次,其免去了在解释中被判定无效的权利要求上分析国内产业及侵权问题的必要。第三,其有助于撤回及终止对无关的专利权利要求的调查。
  结语
  根据以上分析,在ITC案件中适用马克曼听证的数量会将不断增长。
  我们翘首以待定于2010年5月24日首席行政法官勒肯在移动电话案(调查编号337-TA-703)的马克曼听证和他的权利要求解释的初步裁定以及国际贸易委员会对该初步裁定进行复审。这个先例会为将来的337调查中适用马克曼程序提供指引,也因此可能促使其他行政法官采用此种程序。
  尽早适用马克曼程序给争议双方提供了一个协助行政法官在审理前对专利权利要求做出解释的重要机会。如能很好地抓住这一机会,不但可能提前获得有利的权利要求解释,也提高了和解的可能性,从而可以最终为当事人免去庭审的不菲金钱与时间投入。



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