侵犯专利权诉讼之抗辩要论

总第45期 文/刘晓军 北京市高级人民法院知识产权庭法官发表,[专利]文章

  一、否定专利权效力的抗辩
  否定专利权效力的抗辩,是指当原告起诉他人侵犯其专利权时,被告否定原告专利权效力的抗辩。否定专利权效力的抗辩是一种釜底抽薪式的抗辩,只要被告抗辩成功,不仅原告所提起的侵犯专利权诉讼不可能获得胜诉,甚至其专利权的效力也可能被彻底否定。
  (一)主张原告专利权应为无效专利的抗辩
  我国专利法对可以授予专利权的发明创造规定了某些条件和标准,如授予专利权的发明、实用新型专利应当具备新颖性、创造性和实用性,外观设计专利应当具备新颖性和创造性等,不具备这些条件的专利申请不应被授予专利,已经被授予专利权的也可以被依法宣告无效。在侵犯专利权诉讼中,被告明确提出了原告专利权应为无效专利的抗辩主张并请求中止审理的,受诉法院经审查发现原告专利权确属不应授予专利权或者具备其他应被宣告无效的情形,且被告已经依法请求专利复审委员会宣告该专利无效,审理侵权诉讼的法院可以依法中止该侵权诉讼的审理,待原告专利权被确定宣告无效后再判决驳回原告诉讼请求。从司法实践来看,有的原告在提起侵犯专利权诉讼中明确陈述在其专利申请日前已经公开了其专利技术并提供了相应的证据材料,被告往往据此主张原告专利权应为无效专利权且已启动了无效宣告程序。此时可以侵权诉讼可以调解处理,调解内容通常是原告撤回其侵权诉讼请求和被告撤回其无效宣告请求,如无法调解,则可中止诉讼,待专利复审委员会相关无效审查决定生效后再行处理。如专利复审委员会的无效审查决定维持宣告原告专利权无效,则应判决驳回原告诉讼请求;如果专利复审委员会决定维持原告专利权有效,则应继续审查该侵权诉讼。
  (二)以原告专利权已过有效保护期为由的抗辩
  我国专利法第四十二条规定:“发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年……”。这就是说,专利权的保护是有法定期限的,超出法定保护期限后的专利技术不再受专利法的保护,成为任何人均可自由实施的公知技术。因此,在原告专利权已过保护期后,任何人再实施该专利权技术均不构成对原告专利权的侵犯,如果专利权起诉他人在其专利保护期满后实施该专利技术的行为侵犯其专利权,被告只需以原告专利权已过保护期为由进行抗辩,就可以大获全胜。
  但需要注意的是,虽然原告系在其专利权有效期满后起诉他人侵犯其专利权,但被控侵权行为发生在原告专利权有效期内的,被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张能否成立?我们认为,只要专利权人的起诉未超过诉讼时效,则被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张不能成立。这主要是因为被控侵权行为发生在原告专利权有效期内,即使原告起诉时其专利权已过有效保护期,也不能改变被控侵权行为发生时系侵犯原告专利权这一客观事实,故只要原告的起诉未超过诉讼时效,被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张就不应获得支持。
  (三)以原告专利权为已失效专利为由的抗辩
  这里的失效专利是指本来应在专利权保护期内的有效专利因为某种客观事实的发生而失去权利效力的专利。我国专利法第四十三条规定:“专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。”第四十四条规定:“有系列情形之一的,专利权在期限届满前终止:(一)没有按照规定缴纳年费的;(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门登记和公告。”从司法实践来看,专利权明确以书面声明放弃其专利权的情形并不多见,但专利权人未按时缴纳年费导致其专利权失效的情形却时有发生,因此司法实务中一般都要求专利权人在侵犯专利权诉讼时应提交其已按时缴纳年费的证据。这里需要特别注意的是,维持专利权的年费应当按照规定缴纳,如果未按规定缴纳年费导致专利权失效的,该失效专利是不可能再被恢复回为有效专利的。实践中有的专利权人在其专利权初期的保护期内,由于疏忽或经济困难等种种原因未能及时缴纳年费导致其专利已被公告为失效专利,随后当其发现有人实施其专利技术时试图提起侵犯专利权诉讼,此时只要被告主张原告专利权为失效专利的抗辩即可击退原告的侵权主张。
  (四)以原告专利权为未生效专利为由的抗辩
  根据我国专利法的规定,专利权的保护期限自申请日起计算,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门做出授予发明专利权或者授予实用新型专利权、外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告,发明、实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。这就是说,虽然我国专利权的保护期限是从其申请日开始计算,但专利权的生效却是从国务院专利行政部门对该专利权进行公告之日开始,故专利权的保护也是从该公告之日开始。在该公告日之前,由于专利权尚未生效,专利申请人尚未转化为专利权人,其尚不能以侵犯专利权为由提起侵权诉讼。因此,如果专利申请人在其专利权尚未公告之前提起侵权诉讼,则被告可以主张原告专利为未生效专利的抗辩。从司法实践来看,有时国务院专利行政部门已经决定授予专利权并已发放了相应的专利证书,但其尚未对该专利权进行公告,而专利权人以为自己已经获得专利证书就可以起诉他人的侵权行为,故其在专利权尚未依法公告前就提起了侵权诉讼。此时被告只要主张原告专利权为未生效专利的抗辩事由,专利权人就面临着难以胜诉的尴尬,而最为得不偿失的是原告的贸然起诉行为可能打草惊蛇,暴露了自己的专利战略和市场布局意图,并可能导致某种得不偿失的后果。

  二、不构成侵犯专利权的抗辩
  不构成侵犯专利权的抗辩,是指原告指控被告侵犯其专利权时,被告以其被控行为不具备侵犯原告专利权的构成要件为由的抗辩。不构成侵犯专利权的抗辩一般不否认原告专利权的有效性,只是主张被控行为不具备侵权的要件。
  (一)被控行为不具备生产经营目的的抗辩
  我国专利法第十一条规定,侵犯专利权的行为必须是以生产经营为目的,如果被告以被控行为不具备生产经营的目的进行抗辩,也是侵犯专利权诉讼中的有效抗辩事由之一。如原告专利是一种榨取果汁的方法,被告使用了该方法榨取果汁并被起诉。在诉讼中被告抗辩称其使用原告专利方法榨取果汁只是出于满足个人或家庭生活之需,未以生产经营为目的,其所榨取的果汁并未流向市场,也未以原告专利谋取任何不正当利益,则被告的抗辩可以成功击退原告的侵权主张。
  (二)被控行为不属于专利权控制范围的抗辩
  根据我国专利法第十一条的规定,侵犯发明和实用新型专利权的行为主要是制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为;侵犯外观设计专利权的行为主要是制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品的行为。这就是说,就发明和实用新型专利权来说,制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品是专利权人的独占性权利;就外观设计专利权来说,制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品是专利权人的独占性权利,他人擅自实施上述行为就可能侵犯其专利权,除此之外的任何利用原告专利的行为都不属于专利权的独占性控制范围,都不构成对原告专利权的侵犯。因此在侵犯专利权诉讼中,如果被告对原告专利权的利用不属于我国专利法第十一条规定的实施方式,则被告有关被控行为不属于法定侵权行为的抗辩主张成立,则其被控行为就不构成侵犯专利权。如原告起诉被告侵犯其外观设计专利权,而被告抗辩称其只是使用了原告外观设计专利产品,并未实施任何制造、许诺销售、销售、进口原告外观设计专利产品的行为,如果被告该抗辩主张成立,则应判定被告未侵犯原告外观设计专利权。
  (三)现有技术或现有设计抗辩
  现有技术或现有设计抗辩,是指在原告指控被告侵犯其专利技术或专利设计时,被告以其实施的系现有技术或现有设计为由抗辩原告的侵权指控。现有技术或现有设计抗辩究竟应属于不构成侵权的抗辩还是应属于不视为侵权的抗辩,无论是在理论界还是司法实践中都一直存在分歧。长期以来,多数学者及司法实践中的主流观点和做法都是将现有技术或现有设计抗辩作为不视为侵权的抗辩事由,由于不视为侵权的抗辩通常应以被控侵权物落入原告专利权的保护范围为前提,故当被告主张现有技术或现有设计抗辩时,人民法院往往要先审查被控侵权物是否落入了原告专利权的保护范围,并在确认被控侵权物落入了原告专利权的保护范围后,再审查被告主张的公知技术抗辩是否成立。这种做法显然过于僵硬,缺乏足够的灵活性,尤其是在判断被控侵权物是否落入原告专利权的保护范围过于艰难而判断被控侵权物已落入现有技术或现有设计较为容易时,这种做法显然增加了诉累并牺牲了诉讼效率。但近年来越来越多的人接受了这样的观点:现有技术或现有设计抗辩属于不构成侵权的抗辩,只要被告能够证明被控侵权物属于现有技术或现有设计,即可判决被控行为不构成侵权,而无需再审查被控侵权物是否落入了原告专利权的保护范围。事实上挑战这种做法的司法裁判时有发生,如北京市高级人民法院在审理“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”实用新型专利案的判决中明确指出:“在侵犯实用新型专利权诉讼中,当被控侵权人主张公知技术抗辩时,既可在先判定被控侵权技术与专利技术相同或等同的基础上进一步判定被控侵权技术是否属于公知技术,也可先行判定被控侵权技术是否属于公知技术。所谓被控侵权技术属于公知技术,是指被控侵权技术使用的技术与公知技术相同或等同。只要判定被控侵权技术使用的是公知技术,就可判定侵权不成立,而无需进一步判定被控侵权技术与专利技术是否构成相同或等同。”尽管学界对此尚存分歧,但这种观点和做法逐渐得到了立法和主流司法实践的认可,如我国现行专利法就采纳了这种观点和做法,该法第六十二条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”最高人民法院2009年12月21日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第十四条也规定:“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”

  三、不视为侵犯专利权的抗辩
  不视为侵犯专利权的抗辩是指被控行为客观上已经具备了侵犯专利权的全部要件,但由于法律的特别规定不将其视为侵犯专利权的行为。至于法律特别规定这些行为不视为侵犯专利权的理由,主要是出于公平正义、利益衡量、主权国家之间相互豁免等需要。不视为侵犯专利权的抗辩与不构成侵犯专利权的抗辩的区别在于,前者客观上已经具备了侵犯专利权的全部要件,只是由于法律的特别豁免使其不被视为侵犯专利权,而后者客观上不具备侵犯专利权的全部要件,故依法不构成侵犯专利权。从我国专利法的规定来看,不视为侵犯专利权主要规定在该法的第六十九条。
  (一)权利用尽抗辩
  所谓权利用尽的抗辩,是指被控侵权人主张被控侵权产品系由专利权人或者其被许可人售出的抗辩。一般认为,受专利权人控制的专利产品合法售出后,专利权人不得就该专利产品再主张专利权,任何人对该专利产品的利用也不再构成侵犯该专利权,这就是权利用尽原则。权利用尽抗辩正是基于权利用尽原则之上的,既然专利权已经用尽,则对相关专利产品的利用行为自然不应再受该专利权的约束,同理也就不能视为侵犯专利权的行为。根据我国专利法第六十九条第(一)项规定,专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。当原告指控被告侵权时,只要被控侵权产品是专利权人或经其合法许可的被许可人合法销售的,被告就可主张其行为依法不应视为侵权的抗辩。当然,这种抗辩的前提是被控侵权产品确系落入原告专利权保护范围的产品,或者说确系原告的专利产品,如果被控侵权产品根本就没有落入原告专利权的保护范围,就不可能适用权利用尽的抗辩。
  (二)先用权抗辩
  先用权抗辩是指在侵犯专利权诉讼中,被告以其在原告专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用为由对抗原告有关侵犯专利权指控的抗辩主张。根据我国专利法第六十九条第(二)项的规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。这里所谓“原有范围”包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模;所谓“已经作好制造、使用的必要准备”包括已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,或者经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。现有注意的是,适用先用权抗辩的前提是,被告在原告专利申请日前实际使用或准备使用的技术或产品外观设计与被控技术或设计应当属于相同的技术或设计且已落入原告专利的保护范围。此外,被诉侵权人不得以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的;先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,该被许可人或受让人主张其实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
  (三)临时过境抗辩
  临时过境抗辩是指原告指控被告通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具或其装置、设备侵犯其专利权时,被告以其系临时通过中国领陆、领水、领空,且系为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,并依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则主张其行为不应视为侵犯专利权的抗辩。主张临时过境抗辩应以临时过境的运输工具或其相关装置、设备客观上已经落入了原告专利权的保护范围为前提,只是基于有关国际协议或互惠原则不视为侵犯专利权。我国专利法虽然规定了临时过境抗辩,但近三十年来的专利司法实践中尚未遇见主张临时过境的抗辩事由以对抗原告侵犯专利权指控的成功案例。
  (四)科研实验抗辩
  科研实验抗辩是指被告以其被控行为系科研实验对抗原告侵犯其专利权指控的抗辩。人类发展史同时也是人类的科技发展史,科学技术的发展从来就是站在前人肩膀上的超越行为,专利制度在保障专利权人利益的同时,不应阻碍科技的发展和进步。对他人专利技术的科研实验往往是对该专利技术的理解、验证和提升,并有可能在该专利技术的基础上创造新技术,因此,保护专利权不应阻碍他人专为科学研究和实验而使用有关专利。需要注意的是,我国专利法第六十九条规定“专为科学研究和实验而使用有关专利”不视为侵犯专利权,这里的“专为”体现了使用相关专利的用途或目的的唯一指向性,即这种使用只能是为了科学研究和实验而使用,如果不是为科学研究和实验而使用该专利,或者不仅是为科学研究和实验使用该专利,该使用行为还具有其他用途或目的,则被告有关科研实验的抗辩主张将不能成功对抗原告的侵权指控。
  (五)为行政审批而实施药品或医疗器械专利的抗辩
  药品或医疗器械专利到期后任何均人可自由实施该专利,但由于药品或医疗器械往往需要履行繁琐的行政审批程序,其行政审批、临床试验等过程过于漫长。在药品或医疗器械专利到期后,他人开始实施该专利到其相关产品真正上市,往往会经历一个较为漫长的时间。在这期间内,专利权虽已到期但专利权人实质上仍然享有独占性权利,其专利权基本上是名亡实存,这不仅有违专利制度的利益衡量法则,也可能不利于保护患者的利益。为此,美国联邦法院在二十世纪九十年代审理一起药品专利案时,确立了这样的抗辩原则:为提供联邦政府或其他有关机构审批之需而制造落入他人专利权保护范围的药品不视为对该专利权的侵犯,这就是“bolar例外”。在加入世界贸易组织后,中国法院也陆续遇到了类似的案例,被告依据当时的专利法主张不侵权抗辩的事由也有所不同,有的主张“科学研究和实验”的法定豁免事由,有的主张“非生产经营目的不构成侵权”的抗辩事由。2008年第三次修订的专利法将这种行为规定属于不视为侵犯专利权的法定豁免事由,即现行专利法第六十九条第(五)项规定“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”,不视为侵犯专利权。事实上,这种行为只是为了在原告专利权保护期满后以生产经营为目的实施该专利,而不属于在原告专利权有效期内以生产经营为目的实施原告专利的行为,即其所针对的审查经营目的直接指向了原告专利权有效保护期外,而不是其有效保护期内,故不应视为侵犯专利权。

  四、不承担部分侵权责任的抗辩
  无论是法定原告专利权效力的抗辩,还是不构成侵犯专利权的抗辩,以及不视为侵犯专利权的抗辩,都属于不侵犯专利权抗辩,即其抗辩的目的是要确认被告的行为未侵犯原告的专利权。除了不侵犯专利权的抗辩外,我国专利法还规定了不承担某些侵权责任的抗辩,也可成称为免责抗辩。免责抗辩与不侵犯专利权抗辩的区别在于,免责抗辩通常是在判定构成侵权后主张免除某些侵权责任,而不侵犯专利权抗辩则是完全否认侵犯专利权的抗辩。二者的联系在于,不侵犯专利权的抗辩必然包括免责抗辩,因为不侵犯专利权抗辩如果成功,被告就不承担任何侵权责任,这就相当于免除了被告的所有侵权责任。而免责抗辩通常是免除被告的部分侵权责任,而不太可能免除被告的全部侵权责任。当然,如果免责抗辩成功其被免除的侵权责任恰恰就是专利权人主张的全部侵权责任,则此时的免责抗辩也是全部免责抗辩,但其与不侵犯专利权的抗辩相比,前者是否全部免责过于依赖原告的主张,因此是一种不真正的全部免责抗辩,故本文仍将其归类为部分免责抗辩,而后者是基于法定理由的免除全部侵权责任的抗辩。从这个意义上讲,不侵犯专利权的抗辩是一种免除全部侵权责任的免责抗辩,广义的免责抗辩包括免除被告全部侵权责任的不侵犯专利权的抗辩和狭义的免责抗辩,而狭义的免责抗辩就是免除部分侵权责任的抗辩。
  (一)免除赔偿责任的抗辩
  免除赔偿责任的抗辩是较为常见的免责抗辩,即在判定被告侵犯原告专利权后被告所主张的应免除其赔偿责任的抗辩。在侵犯专利权诉讼中最为典型的免除赔偿责任的抗辩是善意且能够证明侵权产品合法来源的销售者不承担赔偿责任的抗辩。我国专利法第七十条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”这里需要特别强调的是,侵权产品的销售者免除赔偿责任抗辩事由不仅仅是其能够提供侵权产品的合法来源,其还应具备主观善意要件,如果其不具有主观善意,即使能够提供侵权产品的合法来源,仍应承担赔偿责任。此外,善意且能够提供侵权产品合法来源的销售者仅免除赔偿责任,并不免除停止侵权或其他侵权责任。
  (二)免除停止侵权责任的抗辩
  我国专利法规定,侵犯专利权诉讼的原告可以请求被告承担停止侵权的法律责任。在大多数专利侵权诉讼中,只要原告请求被告承担停止侵权责任且被告确已构成侵权的,鲜有未判决被告不承担停止侵权责任的。即使在诉讼过程中已经查明被告早已停止了被控侵权行为的,往往也会判决被告承担停止侵权的责任。停止侵权责任的广泛适用带来的执行难等问题已经引起了重视,学界也有人在探讨可以免除被告承担停止被控侵权行为的情形。从司法实践来看,被告主张不承担停止侵权时,其抗辩事由通常包括停止被控行为可能会损害公共利益、停止被控行为事实上不可能或者停止被控行为虽有可能但损耗过巨等事由。从一些成功抗辩的案例来看,虽然免除了被告承担停止被控行为的责任,但被告往往会付出更多的赔偿额,或者由人民法院确定被告应向专利权人支付的使用费。



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