专利产品平行进口法律问题分析

总第50期 王东勇 北京市第一中级人民法院知识产权审判庭法官发表,[专利]文章

  “平行进口”一词译自英语。英语中使用的相关词汇包括:parallel import、parallel importation、parallel importing、parallel trade、gray market等等。专利平行进口通常是指“一国未经授权的进口商,在某项专利已获进口国法律保护的情况下仍从国外购得专利权人或其专利被许可人生产制造或销售的此项专利产品输入该进口国销售的行为。”该定义既准确地反应了专利平行进口的实质,又兼顾了专利平行进口外延的复杂性的实际情况。随着国际贸易自由化的不断加强,平行进口成为国际贸易中较常见的一种现象,同时也是与知识产权密切相关的一个国际贸易问题。平行进口与权利用尽是一个问题的两个方面。依照国内用尽原则,平行进口将被视为侵权行为;反之,依照国际用尽原则,平行进口将成为一种正常的国际贸易行为。

  一、单纯的依据法律理论解决专利平行进口合法性的困惑

  分析专利平行进口的合法性,存在两种不同的角度,一个是进口国专利权人的权利保护角度分析;另一种角度是出口国专利权人权利行使的角度。第一种角度即为利用进口权理论分析专利平行进口的合法性;第二种角度即现在通用的分析平行进口问题的理论--权利用尽理论。

  (一)进口权与平行进口

  所谓进口权,是指权利人享有自己进口或者禁止他人未经许可,为生产经营目的进口其知识产权产品的权利。关于专利权中的进口权问题,一般会追溯到TRIPS协议第28条第1款的规定,根据该规定,“一专利授予其所有权人下列专有权利:(a)如一专利的客体是产品,则制止第三方未经所有人同意而进行制造、使用、标价出售、销售或者为这些目的而进口该产品的行为;(b)如一专利的客体是方法,则制止第三方未经所有权人同意而使用该方法的行为,以及制止使用、标价出售、销售或为这些目的而进口至少是以该方法直接获得产品的行为。”

  分析上述规定,进口权的权能主要包括两个方面,一是专利权人有权自己进口相关专利产品;二是,专利权人有权禁止他人未经其许可进口相应的专利产品。反映到专利平行进口问题上,主要涉及第二项权能,即禁止他人未经许可的进口行为。因此,有人认为专利权人享有进口权的规定既包含了禁止平行进口行为的含义。对此种观点的分析,“学术上已经展开了比较充分的批判”,我们下面进行简要的总结:

  首先,我们需要考虑TRIPS协定鉴定的背景,作为知识产权大国的发达国家对于专利权的保护问题往往比较重视,这不但涉及到专利权的利益,还涉及到国家利益的维护,TRIPS协议关于进口权的规定正是上述发达国家努力的结果。

 


 

  其次,TRIPS协议第28条关于进口权的规定有一个注释,即进口权的规定与使用、销售等其他所有权利一样,均应当符合TRIPS协议第6条的规定,而第6条的规定为“本协议的任何规定均不得用于涉及知识产权的权利用尽问题”。也就是说,TRIPS协议并不是没有关注专利平行进口问题,而是采取了回避态度。

  第三,单纯的分析TRIPS协议第28条第1款的规定,亦不能当然地得出,TRIPS协议对权利用尽抗辩制度持否定的态度。TRIPS协议第28条第1款关于专利权人专利权的规定,对侵权行为的定性均包含“未经同意”的前提条件。如何理解“未经同意”是一个值得探讨的问题,而TRIPS协议并没有给出唯一的指向性答案。

  综合上述分析,我们不能依据T R I P S协议对于进口权的规定,当然地得出对专利平行进口行为的否定性的结论;同样,对于专利平行进口的定性问题,亦无法得出肯定性的结论。TRIPS协议最终将上述问题交给了各国国内法进行处理。

  (二)权利用尽原则与平行进口

  权利用尽抗辩制度是解释专利平行进口合法性问题的另一种角度。专利权权利用尽的核心含义在于专利产品合法地进入市场并被售出后,专利权人的专有权不再及于该特定的被售出的产品。但是,涉及到专利平行进口问题,我们就不得不将《专利法》的另一基本原则,即专利的地域性原则引入并加以讨论。

  一般而言,权利用尽原则分为国内用尽与国际用尽两种不同的理论学说及实践做法。国内用尽原则既是在专利权地域性原则的基础上发展起来的学说。其强调售出产品的再使用或销售必须以该专利权有效的国家为界,即权利用尽抗辩制度只适用于专利权存在的范围内,即权利用尽抗辩制度同样具有地域性。我国的郑成思教授即坚持此种观点。

  专利权的地域性原则,即专利权“只能依一定国家的法律产生,又只在其依法产生的地域内有效”;或者“依据不同的法律于产生的知识产权是相互独立的,不依赖于其它国家的法律”。无论何种解释,专利权的地域性原则一般均认为其渊源在于《巴黎公约》第4条之二的规定:“(1)本联盟国家的国民在本联盟各国申请的专利,与在其他国家,不论是否为本联盟的成员,就同一发明所取得的专利是相互独立的。……”亦有学者认为上述规定即可以推断出专利平行进口的违法性,因为同一人就同一技术方案在不同国家取得的专利权是相互独立的,不能因为在一国的权利用尽,而得出在另一国的权利也已经用尽。

  但是,随着经济的不断发展,为适应贸易自由化制度的不断完善,学者们从不同的角度,试图通过对权利地域性原则的合理解释来实现通过利用对权利用尽抗辩制度的合理解释来解决专利平行进口的合法性问题。

 


 

  首先,有的学者认为权利的地域性原则仅针对权利的“获得、维持和保护期”,而对于专利权的行使不具有约束性,即专利权的行使不受权利地域性原则的约束。并引用了日本最高院1997年对BBS一案的判决,认为地域性原则只与权利的授予、转让、有效性等有关。实际上该学说源于欧盟在处理其欧盟范围内平行进口时的最初做法,即将专利权分为“权利的存在”与“权利的行使”两方面加以论述,但是该学说“仅仅存在了一段短暂的时间,很快就被欧共体法院放弃了”。同时该学说有一个较大的缺陷,我们姑且不论权利的整体性,即权利的产生与行使的统一性。我们可以通过举例说明上述理论的缺陷。例如某人在A国、B国分别申请并获得不同的权利A和权利B,由于专利权的地域性原则仅限于权利的取得等,因此,权利A在A国的用尽,也构成其在国际市场上的权利用尽,但我们应当注意到,当含有专利A所要求保护的技术方案的产品C进入B国时,此时,B权利在B国至少应当是有效的,而B权利所要求保护的技术方案与A权利的技术方案一致,此时即便A权利已经国际用尽,但是,该产品C在B国的销售同样图/cfp 会涉嫌侵犯B权利。

  其次,默式许可理论,依据的是日本最高院1997年对BBS一案的判决,该判决一方面确认了专利地域性原则与专利平行进口无关,同时确立了近期日本对于专利平行进口的基本态度,即有限制的国际用尽原则,即专利权人售出相应的专利产品,如果其没有明确对售后的区域等限定相应的条件,即推定没有相应的限制条件,第三人即获得了自由处置该专利产品的权利,专利权人在首次出让后其专利权已经用尽。但是该理论存在将是否限定售后限制条件的权利完全交由专利权人决定的弊端。其虽然充分维护了专利权人的利益,但是却忽视了社会公众的利益,如专利权人完全可以采取上述理论,对专利产品的销售区域进行划分从而不利于商品的自由流通,而有悖于专利制度设立的目的。

  综上,上述两种不同角度对于专利平行进口的分析,均没有充分的理由让人信服专利的平行进口行为属于违法行为而应被禁止,抑或属于合法行为而应当被允许。也就是说,单纯的寻求法律理论的支持以获得对于专利平行进口合法性的解释是比较困难的。

  二、目前各国的法律实践

  正是由于没有完美的理论支撑,专利平行进口合法性的定性问题一直存有争议;同时由于各国经济地位的不同,其所需求的经济利益必然存在一定的差异。因此实践中,对于专利平行进口的定性,各国均是随着经济发展水平的不同而逐渐改变的。

 


 

  (一)美国

  美国曾经很长一段时间使用修正的国际用尽原则,类似上述所称“默式许可理论”。美国专利领域修正的国际穷尽原则的适用在2001年裁判的JazzPhoto Corp.v.International Trade Commission案中发生了变化。联邦巡回上诉法院认为,关于权利穷尽原则是否适用的问题,法院分为两种情况考虑:对于在美国国内首次销售的专利产品“整新”后进口到美国销售,法院认为,权利人的权利基于在美国的首次销售的事实而穷尽,权利人的权利包括对商品的修理权等发生转移,被告的进口和销售行为不构成侵权;针对首次在国外销售的专利产品“整新”后进口到美国销售,法院认为权利人的权利没有穷尽,权利人有权阻止随后的进口、销售或者使用行为。被告欲援引权利用尽抗辩制度予以抗辩,就必须证明首次的合法销售发生在美国。从上述分析可知,美国又回到了国内用尽方向。

  (二)欧盟

  欧洲法院在1974年通过CETTRAFA RMV .STERLING案确立了专利权人不能通过工业产权阻止在一个成员国首次销售的专利产品进口到另一个成员国,从而解决了欧盟内部专利平行进口的一般性问题。但是,如果专利权人在一个不能获得专利保护的国家首次销售其产品后,专利权人能否通过其在其他国家的专利权阻止专利产品的平行进口?欧洲法院于1981年通过MERCK V.STEPHAR案中给出了否定性的答案,即为了自由贸易,专利权人同样不能再凭借其专利权对其首次售出的产品予以控制。

  通过上述判例,欧盟确定了以其为代表的区域权利用尽的原则,其准许欧洲经济区(EE A)成员国之间的平行进口、禁止来自成员国之外的第三国的平行进口的政策。这一区域用尽原则也有一些例外情况: (1)平行进口的专利产品是经强制许可而生产和投放市场的;(2)产品在出口国不受专利保护,且首次投放市场未经进口国专利权人许可;(3)由于权利人将其专利权在某一个成员国转让给一个独立的第三方,导致在不同成员国存在着彼此独立的专利权人。在这些情况下,专利权没有用尽,来自另外一个成员国的产品的平行进口将被阻止。

  (三)日本

  在1997年BBS案后,日本即走向了有限制的国际用尽原则,即在专利权人售出相应的专利产品时如果没有明确对售后的区域等限定相应的条件,即推定没有相应的限制条件,第三人即获得了自由处置该专利产品的权利,专利权人在首次出让后其专利权已经用尽。而在此之前,日本更多的是坚持权利用尽的国内用尽原则,即对平行进口行为采取的是禁止的态度。

  比较上述国家对于平行进口的态度,我们可以发现各国均是根据其经济发展的现实情况,而不断调整其对平行进口的政策的,其更多的是一种国家政策的选择问题。

 


 

  三、我国采取允许平行进口制度的原因及其具体适用

  我国《专利法》直接或间接涉及到专利平行进口问题的条款,主要是第十一条关于进口权的规定和第六十九条第一款关于专利权权利用尽抗辩制度的规定。《专利法》第十一条的规定类似于TRIPS协议第28条的规定,是我国对国际公约要求在我国内国法上的具体化。难以专利平行进口的定性给出答案。而根据修改后的《专利法》第六十九条第一款的规定可以直接得出我国专利法已经“把专利权权利用尽扩大至进口行为,即允许所谓的‘平行进口’”。从《专利法》的立法本意来讲,此处的单位、个人,既可以包括中国的单位和个人,也可以是外国的单位和个人;对专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的售出范围,不但包括专利权人或其许可人在我国境内的销售行为,也包括专利权人或其许可人在我国境外的销售行为。

  (一)我国采取国际用尽原则的原因

  从上述分析可知,专利的平行进口问题不但是一个简单的知识产权保护问题,而且还涉及到竞争法及国家贸易政策的考量等问题。因此,在对待专利平行进口的合法性问题时,我们应当充分考虑国际条约中立法态度给我们留下的空间、并考虑我国知识产权的现状及贸易的结构来尽量维护我国的国家利益。

  首先,TRIPS协议第6条规定:“对依照本协议的争端解决而言,本协议的任何规定均不得用于涉及知识产权的权利用尽问题。”世界贸易组织2001年在多哈举行的部长级会议上通过的《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》再次声明,各成员有权自行决定其对知识产权权利用尽问题的立场。也就是说,国际公约将权利用尽及平行进口的问题交由各国国内法自己解决,因此我们应当充分利用国际公约给予我国的此项权利以维护我国的正当利益。

  家相比还有相当差距,高技术领域的专利权绝大多数由外国专利权人掌握,我国的产业发展在相当程度上仍依赖于对国外技术的引进,我国目前仍然处于国际市场的低价位态势。采取国际权利用尽原则,有利于我国产品的出口,维护我国的经济利益。同时,根据比较优势理论,国际自由贸易将使一个国家将其生产集中到本国最具有相对优势的产品上来,从而有利于提高全球生产能力而造福全球市场的所有参与者。美国学者Frederick.M.Abbot教授认为,倘若没有平行进口,低价格产品所形成的竞争就会影响发达国家资源的有效定位。导致发达国家许可发展中国家实施其专有技术或者开办工厂的因素很多,这种技术许可对发达国家也是有利的,不会仅仅因为担心有关产品回流到发达国家而受到影响。

 


 

  此外,允许平行进口使我国在必要时可以从国外进口我国目前尚不能制造或者制造能力不足的专利药品,有利于我国解决有关公共健康问题。国家知识产权局在其制定的《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》中依照世界贸易组织总理事会的决议,已经作出了在规定条件下允许平行进口专利药品的规定。

  第三,权利人的利益由于首次售出得到了报酬,获得了必要的补偿,从而促进科技的发明与创造;同时维护了正常的交易自由,顺应了世界贸易自由化的趋势,有利于世界市场一体化的形成。通过对平行进口的类型进行分类,我们认为在我们讨论的平行进口的类型中,权利人的利益已经通过第一次销售或者授权许可获得了补偿,考虑到我国的基本国情,我们确立知识产权保护制度时,应当将侧重点放到实现我国利益最大化的方向上来。

  (二)平行进口的构成要件

  根据《专利法》第六十九条第一款的规定,适用国际权利用尽抗辩制度进行抗辩必须满足下述条件:

  第一,在我国必须存在合法有效的专利权,此为适用专利权国际用尽的基础性条件。

  第二,平行进口的专利产品为“真品”,即来源于专利权人或其许可人,无论专利产品是专利权人或其许可人在我国境内或者我国境外将其投入市场的。

  第三,平行进口行为是未经我国专利权人的许可。如果是经我国专利权人或其许可人授权而进口的行为,根据专利法第十一条的规定是不构成专利侵权行为,即无需使用权利用尽条款予以规制。

      China IP                                                            (责任编辑:路曼)



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