在向欧洲专利局递交弃权声明之后

总第52期 文/Dr.Micaela Nadia Modiano/Modiano&Partners 律师事务所合伙人发表,[专利]文章

  欧洲专利局(EPO)对专利申请的修改实行严格限制。因此,在提交专利申请后,申请人通常不愿意对专利申请进行修改。

  这一点适用于专利申请中的否定式修改,包括弃权声明在内。事实上,早在2004年,欧洲专利局的终审机关扩大申诉委员会(EBA)就发布决定,规定:如果原始申请(original application)文件中不包含弃权声明,则可以在其他时候,如起诉阶段做出此份弃权声明。

  现在,欧洲专利局申诉委员会(BA)发布了新的扩大申诉委员会专利审查指南。该新指南仍然与原始申请文件中未予披露的弃权声明相关,其效力追溯至2010年6月25日。这表明:在如何处理弃权声明这一问题上,欧洲专利局的判例法之间仍然相互冲突,远未协调一致。

  不仅如此,扩大申诉委员会现在面临着一个其在2004年的一项决定中未及处理的问题:如果在原始申请文件中就专利主题(subject-matter)做出明确的弃权声明,是否会违反《欧洲专利公约》的“附加主题”(addedmatter)条款。根据该条款,在提交欧洲专利申请后,该弃权声明不得修改,不得包括在原始申请文件中未予限定要求专利保护的范围。

  事实上,欧洲专利局申诉委员会在早些时候曾经发布过两项决定,规定如下:如果就专利主题做出一份弃权声明,应当以原始申请文件中的明确表述为限,且不得视为附加主题。由此,在专利案件中,相对人可以据此弃权声明提出抗辩;纵然原始申请文件中并不包含该弃权声明,抗辩仍然有效。

  不过,在此之前,欧洲专利局申诉委员会至少发布过一项决定,规定:如果就专利主题做出一份弃权声明,应当以原始申请文件中的明确表述为限,且应视为附加主题。据此,在专利案件中,相对人不能以此弃权声明提出抗辩。这一决定与前一决定正好相反,表明欧洲专利局的判例法之间仍然相互冲突。

  现在,欧洲专利局扩大申诉委员会面临着如何处理弃权声明的问题。无论其处理结果如何,都不仅会影响根据新指南做出弃权声明并已被授予欧洲专利的决定之效力,也会影响专利未决案件和将来发生的专利案件之处理。事实上,人们通常认为弃权声明之所以存在,仅仅在于它可以在必要时将该声明内容排除抗辩理由之外,且无损于对发明请求权项中的其他专利主题的保护。无疑,相当数量的专利所有人和申请人都对欧洲专利局扩大申诉委员会的这一决定抱有期望,期望其采纳弃权声明,从而有助于专利案件的处理。

  感谢Modiano & Partners律师事务所对本栏目的支持!

  相关问题可联系:E-mailinfo@modiano.com                  (责任编辑:路曼)



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