最高院知产法庭:专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查 --- 中国知识产权杂志

最高院知产法庭:专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查

2021/8/25发表

专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查

——(2020)最高法知民终642号

 

近日,最高人民法院知识产权法庭审结上诉人上海丁香环境科技有限公司(以下简称丁香公司)与上诉人上海复禹环境科技有限公司(以下简称复禹公司)侵害发明专利权纠纷一案,改判撤销一审判决,驳回丁香公司的诉讼请求。

丁香公司和复禹公司均是生产“水处理箱体装置”的公司。2016年3月11日,丁香公司向国家知识产权局申请了涉案专利,该专利申请公布日为2016年5月18日,授权公告日为2017年12月5日。

2019年2月19日,丁香公司向法院提起诉讼,主张复禹公司生产、销售、许诺销售被诉侵权产品。

复禹公司提出不侵权抗辩、现有技术抗辩和先用权抗辩,并提交了如下证据:复禹公司员工陈某署名并标记为“2015.11.16”的铅笔绘制水箱结构分装图九张,陈某于2016年3月4日向代理商发送附有相同产品图片的邮件公证书,涉案专利申请日之前复禹公司出售相关水处理设备的系列证据,衷晶实业(上海)有限公司(以下简称衷晶公司)经复禹公司委托加工被诉侵权产品相关证据及证人证言。

原审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利保护范围,判决复禹公司停止侵权并支付临时保护期使用费10万元、赔偿丁香公司经济损失40万元及合理费用8万元。

复禹公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院认为,公证书证明,2016年3月4日复禹公司员工陈某向代理商发送了邮件,该邮件显示所附技术方案书中载有相同产品图片,原审庭审现场勘验该邮件确已发送成功。而涉案专利申请日系2016年3月11日。

另,结合复禹公司产品的技术方案,与衷晶公司的法定代表人铅笔手绘图纸、衷晶公司合同发票及其法定代表人和员工的证人证言,形成完整证据链条,能够认定复禹公司在2015年底着手准备制造相同产品,且在申请日前已经制造出相同产品(样品),其有权在原有的范围内制造和使用。

故复禹公司的先用权抗辩成立,改判驳回丁香公司诉讼请求。

本案是一起涉及先用权抗辩的典型案例,明确了专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查方式,实现了专利权人和先用权人的利益平衡。

先用权制度的设计初衷是弥补先申请原则的不足。如果对“原有范围”的解释过宽,在一定程度上会影响专利申请制度,不利于技术的公开和推广。

先用权保护可以消除实际生活中存在的已经投入人力、物力完成发明创造的单位或者个人,因没有先申请专利而带来不能再实施自己的智力成果的不公平结果。

但先用权人不视为侵犯专利权的行为,只限于在原有范围内继续制造和使用,超过原有范围内制造和使用的,则属于侵犯专利权的行为。

来源:最高人民法院知识产权法庭




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