制药企业驰名商标保护相关问题-兼评“赛诺菲”“SANOFI”驰名商标行政诉讼案件

企业的品牌经过长期使用在市场上具有较高知名度的情况下，他人恶意摹仿和搭便车等不正当行为亦伴随而生。权利人必然希望能够采取各种方式有效地制止他人的此种行为，以维护其品牌信誉。驰名商标保护乃遏止此种行为最有效的方式。

相对于一般消费品，制药行业有着其自身的特殊性，其商标的使用方式也有别于其他行业，而且，由于政府监管及法律法规的强制性规定，其产品的销售和宣传方式亦不同。涉及到药品品牌驰名商标保护需求时，如何向行政机关、司法机关呈现其特殊性至关重要。笔者通过“赛诺菲SANOFI”商标行政诉讼案件，对相关问题进行分析，为处理类似案件提供解决思路、借鉴和参考。

【案情简述】

赛诺菲是一家全球领先的生物制药公司，专注人类健康。作为改革开放后首批进入中国的跨国企业之一，1982 年赛诺菲便在中国建立了办公室。赛诺菲中国的多元化业务覆盖了制药、人用疫苗和消费者保健。1995年，赛诺菲在北京、杭州分别成立了合资制药企业赛诺菲（北京）制药有限公司和赛诺菲（杭州）制药有限公司。赛诺菲在第5类人用药等商品上于1993年申请注册了第747304号“赛诺菲”中文商标，并于2010年申请注册了第7993681号“SANOFI”英文商标。

深圳市赛诺菲环保科技有限公司（下称“深圳环保公司”）于2016年在第11类“燃气炉、空气净化装置和机器，厨房用抽油烟机，燃气炉，烘烤器具，洗涤用热水器(煤气或电加热)，冷冻设备和机器”商品上申请注册第21671066号“赛诺菲Sanofi”商标，并于2018年9月7日获准注册。

赛诺菲对深圳环保公司的诉争商标提起无效宣告，并主张驰名商标认定及跨类保护。在无效宣告程序中，商评委以“赛诺菲主要将‘赛诺菲’‘SANOFI’标识作为商号使用，未证明其作为商标使用并被相关公众所熟知”为由，对赛诺菲的无效宣告请求未予支持。

赛诺菲向北京知识产权法院提起商标行政诉讼。经审理，北京知识产权法院认定在诉争商标申请日以前，“赛诺菲”“SANOFI”在“人用药”“医药制剂”商品上已经为相关公众所熟知，达到驰名程度；“赛诺菲”“SANOFI”文字商标显著性较高；诉争商标已经构成对“赛诺菲SANOFI”商标的复制、摹仿。深圳环保公司在“空气净化装置和机器”等商品上申请注册的诉争商标，不正当借用了赛诺菲在长期生产经营过程中建立起的商誉，有可能使其利益受损。故诉争商标的申请注册已违反2014年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。

【争议点及应对策略】  

制药企业的商号往往与主商标重合，而且旗下各个药品都有子商标，且通常在包装上突出使用子商标并加注注册标记，如何证明其主标识不仅仅具有商号属性、同时也拥有商标属性？

商评委认为赛诺菲提交的证据大多将“赛诺菲”“SANOFI”标识主要作为商号使用，在一审程序中也一再强调赛诺菲提交的证据中显示的“赛诺菲”“SANOFI”标识均未使用注册标记，而其每个药品都使用了另外的注册商标，并标注有注册标记，可见，“赛诺菲”“SANOFI”仅作为商号使用。我们认为：

首先，是否标注注册标记不应作为判断其是否属于商标使用的标准。

1993年《商标法》第七条规定，注册商标应当标明“注册商标”或者注册标记。2001年《商标法》已经将其修改为“商标注册人有权标明‘注册商标’或者注册标记”。该法条的修改意味着，是否标注注册标记图片是商标注册人的权利而非强制性义务。权利人可以自主选择是否加注注册标记，不能因为未加注注册标记而否认该标识作为商标使用的状态，是否作为商标使用应当依据其是否具有商标属性、即是否具有区分商品来源的作用。赛诺菲在其所有药品上都使用了“赛诺菲”“SANOFI”，其使用方式均统一为：药品包装正面为“赛诺菲”、背面为“SANOFI”，且在其旁边同时使用“”图形商标，在其广告、药品介绍中亦采用同样使用方式。此种使用方式表明其旗下所有药品均来源于赛诺菲，而消费者亦将“赛诺菲”“SANOFI”标识与其药品以及赛诺菲之间建立起紧密联系。可见，“赛诺菲”“SANOFI”已经起到识别商品来源的作用。

第二、判定药品上使用的标识是否属于商标使用时，应当充分考虑药品标识使用方式的特殊性。

根据相关规定，同一种成分或相同配方组成的药品必须使用同一个药品通用名，其命名应当符合《药品通用名称命名原则》的规定，不可用作商标注册。不同的制药企业可以生产同一种药品，为了与药品通用名进行区分，每个制药企业会确定某种药品的商品名称，且该药品的商品名称必须经国家药品监督管理部门登记备案后其药品才会被批准上市。制药企业通常会将其药品商品名称注册为商标，同时，为了防止该药品商标淡化为药品通用名称，亦会加注注册标记。

同时，由于药品行业的特性，几乎每个制药企业都会研发和生产多种类型的药品，帮助治疗不同类型的疾病。因此，一个制药企业旗下会有成百上千个药品商标。为了更好地进行市场区分，制药企业除了使用每个药品商品名称的子商标以外，同时也会使用其公司商号为主商标，并用该主商标统一自己的品牌形象，这种使用方式已经成为制药企业的商业惯例。

由上可以看出，不论是药品子商标还是主商标，其目的均是为了与市场上的其他制药企业的药品予以区分，都发挥了识别商品来源的作用，只是侧重点不同而已。不能因为主商标具有商号属性即否认其商标性使用，亦不能因为其同时使用子商标即否认主商标的商标功能。

北京知识产权法院采纳上述意见，认定“因一家制药企业通常生产多种药品，将公司商号和药品商品名称注册为商标并在商品上共同使用系制药行业的商业惯例，公司商号的商标可以起到识别商品来源的作用，药品商品名称的商标可以起到区别商品来源和区分药品种类的作用，因此在药品包装上标注的其他注册商标，不会影响其公司商号的商标识别商品来源作用的发挥。至于原告未在‘赛诺菲’‘SANOFI’上标注注册商标标志的问题，因标注注册商标标志现已不是我国法律、行政法规的强制性规定，因此对于是否属于商标性使用，不能以是否标注注册商标标志进行判断，而是要看该标志是否能够起到识别商品来源的作用。原告在其药品上使用的‘赛诺菲’‘SANOFI’可以起到识别商品来源的作用，属于商标性使用。此外，原告在刊登的广告上具有相同的商标使用方式，均属于商标性使用”。

如何有效证明制药企业的品牌达到驰名程度？

《商标法》第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

围绕上述要件，通常需要提供销售合同、发票、市场占有率、广告合同和发票、广告媒介、图书馆检索等证据材料，权利人和代理人对这些证据的准备和收集都不陌生。

但是，由于药品行业受到广告法的特殊限制[1]，其宣传渠道、广告方式非常有限，制药企业通常难以提供广告合同和发票。而且，制药企业的经销合同一般均以格式条款形式体现，具体销售数额只体现在众多详细的销售订单明细中，销售材料繁冗，收集和提交该类销售材料对制药企业无疑是巨大的负担。如何策略性地提供有效的证据，既可以使法官确信其商标达到驰名程度，又能减轻权利人证据收集的负荷，亦是对代理人的考验[2]。

就广告而言，代理人应当向法官释明药品广告的特殊性。同时，需要收集药品品牌所有人在专业医学、药学杂志期刊上刊登的药品广告和推荐文章。制药企业对专业医学会议、各种社会援助活动及慈善项目的赞助材料亦应当予以纳入。

就销量和销售收入而言，需要特别向法官阐明，鉴于制药企业在其药品上同时使用子商标和主商标的特殊性，其旗下所有子品牌药品的销售数据均应当视为其主品牌的销售收入。因此，制药企业的年度审计报告是证明其主品牌销量的非常有利的证据。同理，就市场份额而言，制药企业旗下的任何子品牌药品的市场占有率同样可以佐证其主品牌的市场份额。

本案中，综合考虑赛诺菲提交的相关销售、市场份额、宣传等证据后，北京知识产权法院认定“赛诺菲”“SANOFI”在“人用药、医药制剂”已经构成驰名商标。

药品商标是否可以适用反淡化而获得跨类保护？

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

可见，驰名商标的保护不仅仅局限于防止混淆，还涉及到反淡化。在商品类别跨度较大、诉争商标的商品与驰名商标赖以驰名的商品之间不具有关联性时，造成消费者混淆的可能性往往难以论证。此时，反淡化便提上了议事日程。

尽管由于药品行业的特殊性，生产部门、销售渠道和宣传方式相对特定，难以被普通公众所知晓，但制药企业的主商标往往具有独创性高、显著性强的特点，防止制药企业主商标被淡化具有充足的理由并有必要性。当药品驰名商标被使用在他类商品上时会割裂其与驰名商标所有人之间的唯一对应关系，势必会减弱其商标的显著性，尤其是在他人对制药企业的驰名商标不加修改、完全抄袭的情况下。

在本案中，北京知识产权法院认定，“引证商标‘赛诺菲’‘SANOFI’具有较强的显著性，且诉争商标与引证商标的构成、呼叫完全相同，属于对引证商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“空气净化装置和机器”等商品均为日常生活中的常用商品，‘人用药、医药制剂’商品亦为相关公众在日常生活中的常见药品。诉争商标的注册，不正当借用了赛诺菲在长期生产经营过程中建立起的商誉，有可能使原告利益受损”。

小 结 

随着中国消费者对生命健康的愈加重视，制药企业在得到迅速发展的同时，也会遭遇更多针对其知名品牌的抄袭、借助其品牌实施不正当行为的恶意侵权。在本案中，赛诺菲公司高度重视主商标的保护并积极地进行维权行动，其商标团队与外部代理人通力合作，有效维护了赛诺菲主商标的合法权益。本案对制药行业起到了启迪作用，激励药企在遭遇商标恶意侵权时积极采取应对措施，包括通过司法或行政途径将其品牌认定为驰名商标，获得更强的保护。

 

参考文献：

1.《中华人民共和国广告法》第十五条的规定，处方药只能在国家卫生行政部门和国务院药品监督管理部分共同制定的医学、药学专业刊物上作广告。
2.默沙东驰名商标行政诉讼案件中，商评委及一审法院均未支持默沙东的驰名商标认定请求，笔者二审接手该案后，通过对相关证据进行有效收集、梳理以及向法官释明相关问题后，最终成功帮助默沙东公司在北京高级人民法院获得驰名商标认定(详见（2016）京知终字第3226/3212/3222/3221/3121/3122/3107/3123号判决书)。
 

免责声明：凡本网注明"来源：XXX（非中国知识产权杂志出品）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错：13621279650 13621252760，邮箱：chinaip@chinaipmagazine.com