《商标侵权判断标准》理解与适用（八）

2020年6月15日，国家知识产权局制定印发《商标侵权判断标准》（以下简称《标准》）。为深入推进商标执法业务指导工作，进一步做好《标准》的宣传解读，帮助执法人员准确理解条文的含义，及时解答各地在实施过程中的适用问题，国家知识产权局撰写了《〈商标侵权判断标准〉理解与适用》，并在国家知识产权局官方微信上分批次发布。

在查处商标侵权案件时，应当保护合法在先权利。

以外观设计专利权、作品著作权抗辩他人注册商标专用权的，若注册商标的申请日先于外观设计专利申请日或者有证据证明的该著作权作品创作完成日，商标执法相关部门可以对商标侵权案件进行查处。

本条规定了商标权与外观设计专利权、作品著作权冲突时的处理原则以及保护日期的比较基准。

外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计的图案、色彩或者二者的结合易与构成商标的要素存在交叉，当权利分属不同权利人时会产生冲突。

著作权法中所称的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。著作权自作品完成之日起产生，自愿登记。由于构成商标要素的文字、图形或者二者的结合本身可以构成美术作品，即可以成为著作权保护的客体，当商标权利人与著作权人不是同一人时，也可能产生商标权与著作权的权利冲突。

本条第一款明确了保护合法在先权利的原则，即商标执法部门在办理商标侵权案件时，若当事人提出在先权利抗辩的，执法人员应当对在先权利的具体内容进行调查、核实，对当事人的行为属于合法行使在先权利还是侵犯注册商标专用权行为作出判断。

第二款明确了以商标申请日为比较基准。商标申请作为一种期待权，申请人最终期待的完整权利是注册商标专用权。只有商标获得注册，商标注册人的最终权益才能得以实现。因此，商标申请日具有重要的法律意义。基于商标申请本身的性质、作用和保护在先权利原则，一方面，商标申请日在专利申请日之前，客观上存在外观设计专利申请人模仿、复制在先申请商标的可能，继而可能导致外观设计的新颖性丧失；另一方面，在查处商标侵权行为时该商标已核准注册并有效的，商标执法部门可以依据商标法径行处理相关案件。2009年11月9日，原工商总局作出的《关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》（工商标函字〔2009〕291号）指出：“商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得与行使，应当遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。外观设计专利对他人在先商标专用权构成侵害的，工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定，及时作出处理。”《标准》在该批复意见的基础上，进一步明确以申请日作为在先权利的判断基准。对于作品著作权与商标权冲突，因涉及著作权客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人、相关当事人是否接触过作品或具有接触的可能性、商标与作品是否相同或实质性相似等因素的判断，故商标权与著作权冲突案件的处理较为复杂。因此，本条第二款仅对商标申请时间早于作品完成日期的情形作出规定，若涉及其他情形，要结合具体案情处理。

商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。

有一定影响的商标的认定，应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。

使用人有下列情形的，不视为在原使用范围内继续使用：

（一）增加该商标使用的具体商品或者服务；

（二）改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以与他人注册商标相区别为目的而进行的改变除外；

（三）超出原使用范围的其他情形。

本条对在先使用的未注册商标继续使用的条件作出细化规定。其目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，在不损害商标权注册取得制度的基础上，维护在市场上已经具有一定影响的未注册商标的在先使用人的权益。

第一款规定了“有一定影响的商标”的定义，明确了两个要件：一是在国内在先使用，将使用的地域范围限定为国内；二是为一定范围相关公众所知晓。一定范围主要包括一定地域范围和一定行业范围两种情况。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。在确定相关公众时，应当考虑商品或者服务的性质、种类、价格等因素对其注意程度的影响。不同商品或者服务涉及不同的相关公众。一般情况下，对于在普通大众消费品（如服装、食品）上的商标，主要考虑普通消费者；而对于比较专业的商品（如大型机械），主要考虑相关领域的专业人士。

第二款细化了认定“有一定影响的商标”应考量的因素，主要包括使用时间、销售量、经营额、广告宣传等。 

第三款对“有一定影响的商标”的使用限制作出明确规定，明确使用人不得增加该商标使用的具体商品或者服务，不得改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容。使用人若违反该款规定，超出原使用范围使用商标，应当认定为商标侵权行为。《国家知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》（国知发保字〔2021〕7号）明确指出，适用商标法第五十九条第三款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。

需要强调的是，对“有一定影响的商标”的认定标准不宜要求过高。如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、使用区域、销售量或广告宣传等，在相关公众间建立起商誉，通常应认定其有一定影响。在先使用人仅可在相同商品或者服务上使用与原使用的标志相同的标志，不可延及类似的商品或者服务或近似的标志上。在先使用抗辩权仅适用于在先使用人。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。

商标法第六十条第二款规定的“五年内实施两次以上商标侵权行为”指同一当事人被商标执法相关部门、人民法院认定侵犯他人注册商标专用权的行政处罚或者判决生效之日起，五年内又实施商标侵权行为的。

本条对侵权行为主体处罚标准中的从重处罚作出细化规定，明确五年内再犯的行为认定不仅包括商标执法相关部门追究行政责任的案件，也包括法院判决的民事诉讼案件和判处刑事责任的刑事案件。五年的起算时间应当是行政处罚决定或判决生效之日。一般来说，行政处罚决定的生效时间为行政处罚决定书送达之日，但后续生效的行政诉讼判决撤销、无效、变更行政处罚决定的除外。民事判决的生效时间分为两种情况：除有特殊规定的外，若当事人未上诉的，上诉期满民事判决即行生效（判决书送达之日起第十六日）；若当事人上诉的，二审终审后裁判文书送达之日生效。刑事判决与民事判决生效时间类似：若当事人未上诉的，上诉期满刑事判决即行生效（送达之日起第十一日）；若当事人上诉的，二审终审后裁判文书送达之日生效。