在当前中国正试图不断提高专利侵权损害赔偿额之际，尤其是在《专利法》四修稿准备大幅提升法定损害赔偿额上限的背景下，美国的司法实践却反向而行，对于合理许可费的评估与计算要求益发严格，以避免造成权利人（原告）的不当得利，违背知识产权损害赔偿寻求动态填平的基本宗旨。

 

　　美国司法对于专利侵权损害赔偿的比例原则及实践中的做法，有可供借鉴之处。由于另有法律的强制性要求和证据法与证据开示程序等作为配套，以合理许可费（实际的或拟制的）作为权利人所能请求的最低赔偿标准，的确有其依据与合理性，相比纯粹要求法官自订（法定赔偿）或酌定赔偿额度可能导致过度依赖法官的主观判断而忽略许多市场与价格调整等因素，这种做法更具说服力。因此，固然中国目前的法律法规中并没有类似“合理许可费”的条款，但它的确可以作为法官要求当事人提供举证的参考或借鉴，从而进一步增强相关的判决的说服力。

 

美国司法关于合理许可费计算的原则

 

　　谈及专利侵权损害赔偿的“比例原则”（apportionment）问题，首先必须提到的是，美国《专利法》有一个强制性的规定，一旦确定构成侵权，侵权人必须给予适当的赔偿，而最低的金钱损害赔偿额不得低于“合理许可费”。【1】因此，在计算合理许可费时，最重要的是必须建立该假设或拟制的许可费基础（royalty base，实际上并未发生）与许可费费率。

 

　　在计算合理的许可费费率方面，美国的司法实践迄今依然是遵循1970年纽约南区的联邦地区法院在“乔治亚-太平洋公司诉美国合板公司”案中的判决，其中列出了15项参考因素，之后或因个别案件的状况不同而有略微的修正或增删取舍，但基本原则不变。【2】这15项参考因素分别是：

　　（1）专利权人从系争专利的许可在以往所获得的许可费，可资证明或倾向证明一个既定的许可费率；

　　（2）被许可人在使用类似系争专利的其他专利时所支付的许可费；

　　（3）许可的性质及范围，是否为独占抑或非独占许可，是否在地域或销售对象方面受到限制；

　　（4）许可人为维持其专利独占所设定的既有政策与营销方案，例如不授权他人使用该发明，或为了维持该独占而只在特殊条件下授权；

　　（5）授权人和被授权人的商业关系，例如，他们是否在相同区域相同行业彼此竞争，或者他们是发明人还是营销者；

　　（6）被授权人促销其他商品时销售专利特点的效果，发明对授权人销售其他非专利项目的价值，以及这种衍生或护航销售的范围；

　　（7）专利的期限及许可期间；

　　（8）使用专利产品在过去的获利，其商业上的成功和现在的销量；

　　（9）专利财产相对于该技术的旧格式或设备的效益与优势；

　　（10）专利发明的本质、许可人对该专利的商业化程度，以及使用该发明的效益；

　　（11）侵权人使用该发明的程度，及任何可证明其使用价值的证据；

　　（12）在特定行业中或类似行业中使用该发明或类似发明的利润或售价；

　　（13）排除与非发明部件、商业风险、重要特征或侵权人的改良等关联后，因使用该发明所获得的利润；

　　（14）合格专家的证词；

　　（15）专利权人与侵权者若合理地、自愿地协商可以协商出来的金额，亦即一个审慎的被许可人（会希望取得一制造销售包含该专利的特定物品的许可），会愿意付出多少许可费并且依然可以获得合理利润，以及一个审慎的专利权人当初在多少金额下才愿意给予许可。

 

　　在涉及到标准必要专利技术（SEPs）的情形中，由于权利人已经事先声明将以“公平、合理与非歧视性”（FRAND）的条件从事广泛性的许可，联邦第九巡回上诉法院在最近一个具有指导意义的判决中已经表明，此一声明已构成合同法上的许诺或要约，因此它不属于侵权损害赔偿的问题，而属于违约与否的问题。这也就意味着前述“乔治亚-太平洋公司”案所列举的十五项因素中，第四项和第十五项因素完全没有适用的余地。【3】此外，上诉法院完全认同地区法院詹姆斯·若拔特（James L. Robart）法官所列举的六个关于作为陪审团考核权利人（被告）的行为是否违反了“善意与公平对待”责任的参考因素，具体包括：

　　（1）是否与合同其他当事人的合理或有理的预期相违；

　　（2）是否会导致无法达成或摧毁合同的目的；

　　（3）是否在商业上为合理；

　　（4）是否以及在何种程度上与业内的一般习惯或实践相吻合；

　　（5）在合同给予权利人一定的裁量时，权利人行使该裁量是否合理；

　　（6）其他的主观因素诸如权利人的意图与动机等。

 

评估和计算许可费的基础

 

　　在评估和计算许可费的基础的问题上，联邦巡回上诉法院联邦巡回院在2012年的“激光动力公司诉广达电脑公司专利侵权”一案中改弦更张，确立了“比例原则”。【4】法院表示：“许可费不应基于整个产品，而应根据'实施专利的最小可销售单位'（smallest salable patent-practicing unit， 简称SSPPU或SSPU）来计算。”一旦这个“最小可销售单位”被确立，损害赔偿额还需进一步反映出其中被专利权所涵盖的比例。【5】

 

　　只有当权利人能举证显示其专利权所涵盖的技术特征或功能正是促成了消费者的需求基础时，法院才会非常例外地适用所谓的“整体市场价值法则”（Entire Market Value Rule），即依据整个产品的所有市场价值来计算合理的许可费。目前的司法判决已经表明，原告举证显示其专利特征“被视为有价值、重要、甚至关键”，还不够；或是举证如果没有该专利的技术特征整个产品在商业上便不可行，也不足够；甚至举证在有无之间，消费者一定会选择包含专利特征或功能的产品，也还都不行。原告必须举证特定的专利特征或功能是促使消费者购买其产品的“唯一指向”（参见前文提及的“激光动力公司”案）。这显然是个极高的门槛，因此在司法实践上已很少适用，如今美国法院的思维和做法与上世纪70-90年代相比已经有了很大的差别。

 

　　不过在“海洋聚合物科技公司诉汉康公司专利侵权”案中，联邦巡回上诉法院联邦巡回院召开了全院联席审（再审），处理被告行使干预权作为抗辩侵权以及整体市场价值法则的具体范围两大问题，结果法院的意见依然两极（比数是6：6，因此联席审维持了同法院合议庭的二审判决）。【6】法院在本案关于损害赔偿的争议部分支持了陪审团的评议，认为原告已经提出了充足的举证，从而可以适用“整体市场价值法则”。原告的举证包括，关于专利特征和功能在终端产品中的重要性及其对市场需求之影响的显著性，甚至包括了被告公司总裁的证词，以表明原告专利所从事的功能正是被指控产品核心功能的关键等。

 

　　既然在绝大部分的情况下“整体市场价值法则”都无法适用，便产生了一个问题：原告可否使用一个产品的全部价值来作为计算损害的基准？联邦巡回上诉法院在2009年的“朗讯科技公司诉网关公司专利侵权”案中，显然采取了肯定的见解：“即使专利发明只是构成更大型的商用产品中的一个小部件，依据该产品的销售价格或单位作为给予合理许可费的计算基础，在经济上是可以成立的。”【7】也就表明法院在本案采用了所谓的“整体商业实施例”法则（Entire Commercial Embodiment Rule），即以最终的商业成品作为计算赔偿额度的基准。

 

　　但是，同一上诉法院在三年后的判决上引用“激光动力公司”案时，却采取了否定的观点，认为原告的举证尚未达到可以适用“整体市场价值法则”的程度。法院强调，如果在还没有办法具体呈现原告的专利特征与被告整体侵权物销售所得之间的对应关系时，就贸然以后者作为赔偿的计算基础，将使原告所主张的赔偿金额在表面上看似适度，但实际上变相地以人为方式进行了夸大（与大陆法的“不当得利”概念近似）。

 

　　上述两个法院的见解表面上貌似冲突，其实并不难调和。在“朗讯科技”案所提到的“整体商业实施例”，是指实施专利的最小可销售单位，而在“激光动力公司”案所提到的“全部收益”，是指被指控产品的销售额，实施专利的最小可销售单位仅是其中的一个部件。如果实施专利的最小可销售单位正好是一个产品的全部，而与专利相关的特征或功能只占其中一个相当小的部分，此时法院便可以考虑以该产品的整体价值作为基准，来计算适当的、较小的许可费率，否则便没有任何其他的证据可以用来反映该特定专利特征的价值了。如果实施专利的最小可销售单位只是一个产品当中的一小部分或某个部件，那么原告就必须满足“整体市场价值”法则的举证要求，才能以全部收益作为许可费的计算基础。

 

　　在Syn Qor， Inc. v. Artesyn Technologies， Inc.案中，【8】被告请求法院针对损害赔偿部分宣告陪审团的庭审无效并另行开庭，但未获法院的支持。被告试图援引“激光动力公司”案的判决，主张原告的举证并未达到“整体市场价值”法则的要求，且原告透露其在消费者端的整体销售数值（约两百亿美元），对陪审团产生了不当影响；而原告主张此一举证只不过是关系到计算终端产品的价格弹性，别无其他。最终，法院认同了原告的立场，判决地区法院允许把原告提出的整体销售数值列为可被采纳的证据之一，而不构成滥用裁量权。【9】

 

　　联邦巡回上诉院之后在“VirnetX公司诉思科系统公司”案中，再次触及到了这个问题。【10】上诉法院判决认为，地区法院在给陪审团的指令中，对法律的见解有误，以为只要使用了实施专利的最小可销售单位作为计算许可费的基础，就没有必要在此一基础的范围上再去设定任何其他的限制。上诉法院表示，“要求专利权人识别与实施其专利的最小可销售单位相关的损失，仅仅是做到符合比例原则要求的一个步骤而已。”不过上诉法院也认知到，要让专利权人（原告）给一个技术特征或功能确定一个价值是非常困难的，尤其是在该特征或功能本身从未单独销售过的情况下。因此，法院“非常了解这个程序可能会牵涉到程度不一的粗略估计与不确定性”。换句话说，损害赔偿的计算不需要达到“绝对精准”的程度。

 

　　总之，专利侵权损害赔偿的比例原则内涵是：如果销售数值反映出了实施专利的最小可销售单位的价值，那么该数值便很有可能会被采纳成为计算赔偿额的基础；如果销售数值较实施专利的最小可销售单位价值高，即很有可能会遭到法院排除作为证据，除非权利人能举证满足“整体市场价值”法则的要求，或其销售数值对于案件中的一些事实突出部分具有相应的证据力，而经权衡后可确定其会造成的不当偏颇或不公误导风险不至于超过其证据价值。

 

美国法院的后续判决：基本原则未变

 

　　虽然原则已相当明确，但美国各地的联邦地区法院在如何具体落实这些原则的问题上，还是经常出现“苦苦挣扎”、甚至前后不一、各自为政的现象。例如，在Network Protection Sciencesv. Fortinet， Inc.案中，北加州的联邦地区法院在处理最小可销售单位的举证时，就加上了一个“消费者要求”（consumer demand）的要件，并因原告的专家证人未提供这一方面的证词与说明，便裁定排除该名证人的所有证词且不准其出庭（或许这与原告是一个“专利非实施实体”即所谓的NPE有关），法院最终认为原告的行为构成滥诉，并要求其撤诉。【11】

 

　　在“AVM 科技有限责任公司诉英代尔公司”案中，德拉瓦州的联邦地区法院认为，如果涉及到实施特定专利的最小可销售单位本身就是由多个或多重的部件所组成时，则对于该单位的损害赔偿计算仍可适用“整体市场价值”法则。也即，原告如果想主张以一个具有多重部件的产品作为最小可销售单位，其先决要件是必须先举证该多重部件产品符合“整体市场价值”法则的相关要件。【12】

 

　　至于德州东区的联邦地区法院，则对“最终产品的市场价值”（market value of the end products）与“所主张专利对于最终产品贡献度的市场价值”（market value of the contribution of the asserted patentsto the end product）两个概念做出了区隔，认为在无法适用“整体市场价值”法则作为计算许可费基础的情况下，原告或可举证其所主张的发明专利权对于最终产品的贡献度与所产出的市值（也就是最终的附加价值）来作为代替。换句话说，只要原告的举证聚焦在特定专利技术的贡献度本身或个别单位的许可费上，则关于损害赔偿的计算就不受到最终产品价格的影响。值得注意的是，此一见解后来获得了联邦巡回上诉法院的支持。【13】

 

　　联邦巡回上诉法院最近的两个判决，表面上看似乎在许可费的基础是否还需要延伸到最小可销售单位以外的问题上产生了分歧，但细看之下都关系到法院如何解读发明专利中的相关权利要求。在Exmark Manufacturing Co. v. Briggs & Stratton Power Products Group案中，由于权利人（原告）的第一项权利要求是指向整个产品（割草机），而不仅止于其中的挡板部分，因此以整部割草机的售价来作为计算许可费的基础尤其合适，因为其中并未包含任何不受涉案专利范围涵盖的技术特征。【14】

 

　　不过就在这一案件判决出台的前两天，同一个法院的另一个合议庭在另一个案件的审理中得到了相反的结论。【15】该合议庭认为，权利人（原告）固然是以最小可销售单位的价值（被告的电脑防毒软件）作为损害赔偿请求的基础，但是由于该被指控的软件只是被告整套软件当中的一个环节，因此当原告试图以使用由多重部件组成的被告软件的整体流量乘以被指控的个别软件的价值时，就不符合比例原则的要求。

 

　　可见，虽然美国法院在上述两起案件中貌似得出了相反的结论，但背后的基本原则仍然保持了一致：适用比例原则的关键在于是否符合被专利权所覆盖的技术特征范围或该特征对相关产品的具体贡献，而无论如何不能扩及到不受专利权覆盖的范围。它未必就是指权利要求中的新颖技术特征，也与此没有必然的关系，但新颖技术特征却会影响到许可费费率的评估与计算。

 

结论

 

　　美国近年来的司法实践表明，如果一项发明专利可以用抽象的方式便能评估出其价值，而不需要取决于附含该专利的相关产品售价，那么就可以整个避开比例原则的问题。以个别单位的许可费来作为计算的基础，而非以销售金额的特定比例来估算，也可以避免对真正销售单位以外的许可费基础的举证。

 

　　如果无法以抽象的计算方式来评估许可费，则必须识别或举证适当的销售利润来作为计算许可费的基础。如果含有专利技术的部分是共存于或覆盖到整个产品，也即没有其他的技术特征是关乎消费者的需求，则判断许可费计算基础时无须考虑比例区隔。此种共存关系必须由原告提供充足且可靠的证据（sufficient and reliable evidence）来支持其主张。如果权利人（原告）能举证其特定的专利技术特征正是促成消费者决定购买的关键或动机，就如同其专利技术特征覆盖到了整个产品一般，则可以适用“整体市场价值法则”。但是在计算具体的赔偿额时，还需要考量被指控的产品或物件是否由多个部件所组成。基本上只有在完全符合唯一指向的前提下，才可以采用多重部件构成产品的整体售价作为评估与计算合理许可费的基础。

 

　　如果无法满足上述举证要求，则必须依据“最小可销售单位”来计算许可费。只要许可费费率能正确反映出某个专利技术特征在相关产品或装置中的价值，则实施该专利技术特征的“最小可销售单位”获得的销售利润，便可以作为许可费的基础。

 

　　在适用“整体市场价值法则”时，容易出现问题的一种情况是：如果某个“最小可销售单位”只是某个更大的产品中的一个部件或环节，而原告却试图使用整个产品的价格来作为许可费的基础，就很容易遭到失败。例如在前文引用的“朗讯科技”案中，原告的产品（技术特征）是套挂在微软Outlook软件中的一个小日历，但原告试图以整个电脑的销售价格来主张许可费率的计算基础，结果未能获得法院支持。假设原告当初改以Outlook软件的销售价格来主张，由于无法再按比例原则去做细分，法院便很有可能接受以该单一软件的“整体市场价值”作为计算许可费的基础。

 

　　在某些特定情况下，原告有可能向法院或陪审团引介更大或更高层次的产品整体销售额，来对许可费基础之外的问题进行举证（例如市场所占份额、销售成长比率等），但法院往往会采取非常慎重的态度，以避免对陪审团造成误导或使其在一定程度上产生不当的偏见。无论如何，原告仍必须在有相当证据的基础上提出主张，才有可能获得法院的支持。

 

 

注释：

 

1 美国《专利法》第284条，参见35 U.S.C. § 284 (2018)。作为对照，中国《专利法》并没有类似的规定或要求。

2 Georgia-Pacific Corporation v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

3 Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015).

4 LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)，其中摘引了位于纽约北区联邦地区法院在Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009)

案的判决书内容。

5 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

6 Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2012)(en banc).

7 Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

8 SynQor, Inc. v. Artesyn Technologies, Inc., 709 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2013).

9 另参见Versata Software Inc. v. SAP Am. Inc., 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013)。

10 VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014).

11 Network Protection Sciences v. Fortinet, Inc., Docket No. C 12-01106 WHA (N.D. Cal. 2013).

12 AVM Technologies, LLC v. Intel Corporation, 927 F.Supp.2d 139 (Del. 2013).

13 Ericsson, Inc. v. D-Link System, Inc., Docket No. 6:10-CV-473 (E.D. Tex. 2013), affirmed, 773 F.3d 1201 (Fed.Cir. 2014).

14 Exmark Manufacturing Co. v. Briggs & Stratton Power Products Group, Case No. 2016-2197, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2018).

15 Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc., Case No. 2016-2520, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2018).

 

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