同一产品技术被多个专利权保护:产生原因与应对策略

总第205期, 刘磊 李慧发表,[专利]文章

 

同一产品技术被多个专利权保护:产生原因与应对策略

刘磊 李慧

随着我国专利保护力度的不断加强和社会公众专利意识的逐渐提高,创新主体越来越重视利用专利制度来保护自己的创新成果。在将产品推向市场之前,他们不仅关注产品的市场前景,也深刻意识到可能存在的侵犯他人专利权的风险。为了规避这类风险,创新主体在产品推广前通常会进行详尽的尽职调查,也被称为自由实施检索(Free to Operate,FTO)。

然而,在进行FTO工作的过程中,创新主体有时会遇到一个棘手的问题:同一个产品技术可能被多件专利同时保护,形成所谓的“多重保护”现象。这不仅增加了创新主体面临的专利侵权风险,也给FTO工作带来了更大的挑战。本文旨在深入分析和探讨这种“多重保护”现象产生的原因,希望能够帮助创新主体更好地理解和应对在产品推广过程中可能遇到的复杂问题,为其创新之路提供有力支持。

原因之一:产品与专利的颗粒度不同

从技术层面来看,产品技术要素的复杂性,往往使得产品技术与专利的颗粒度存在显著区别,这是导致一个产品的技术方案被多件专利权保护的原因之一。为表示区分,本文将具体产品的技术称为“产品技术”,将专利中保护的技术称为“专利技术方案”。

一个可以在现实世界中应用的具体产品,可能包括了多个层次、不同领域的技术。例如,某一机械产品可能包括了结构设计、原料选取、零部件加工、成品组装等多个层次的技术,涉及机械设计、自动化控制、材料加工等多个不同技术领域;即便单单聚焦于这一机械产品的结构设计技术,其中也可能包括产品整体结构布局的设计、零部件的结构设计、多个零部件之间的配合关系设计等多个角度的技术。又如,生物医药领域的产品可能涵盖化合物、药物制剂、用途、药物制备、配套的施药器械等多个层次的技术,其技术领域可能涉及生物医药、化学、机械设计等;计算机软件可能涉及系统架构、数据和信号传递方法、算法、控制方法等多个技术层次。这些不同的层次和领域的技术中,均可能包括了创新主体的技术创新。

相较于上述现实世界的复杂产品,被一件发明或实用新型专利所保护的,是权利要求所限定的技术方案。[1][2]而专利的权利要求,尤其是框定专利最大保护范围的独立权利要求的撰写重点在于限定产品技术中的某一个创新点,专利也是基于此创新点而获得授权。所以,一件专利往往不可能完善地描述并保护复杂、多层次、多领域的产品技术。这就造成一个产品实际所蕴含的产品技术与一件专利权所保护的专利技术方案之间存在颗粒度上的显著不同:专利的颗粒度小,而产品的颗粒度大。

为使产品技术获得周全的保护,创新主体会对产品技术中所蕴含的不同层次、不同领域的创新点进行较为广泛的专利申请和布局,借助多件小颗粒度专利的组合优势,保护一个颗粒度较大的产品,这就使得一项产品技术往往受到多件专利权的“多重保护”。

目前存在一种关于专利的说法,即:当一件专利失效[3]后,相关技术即进入公有领域,社会公众可以自由实施该专利原本保护(或试图保护)的相关技术。诚然,当一件专利失效后,社会公众可以自由实施该专利所保护的专利技术方案;但是在一般情况下,仅凭一件专利技术方案较难获得现实世界中的复杂产品,因为一个产品很有可能还涉及其他仍然有效的专利权。因此,若企业发现威胁自身产品的专利已经失效,也不可掉以轻心,仍需重视上述“多重保护”的情形。下面以一个具体的例子进行说明。

以吹风机为例,相较于飞机、汽车等大型工业产品,其是结构、原理相对简单的日用消费电子产品,但其中的技术要素对于一件专利来说仍然是过于复杂的。吹风机领域内的专利技术,一般是对于其具体零部件或结构细节的改进,例如对于风道形状的改进,以使吹风机能够产生的风速更快或风力更大等。假设企业发现竞争对手的一件涉及风道新结构的专利已经失效,并希望仿照竞争对手的该专利技术方案生产吹风机产品,其仍然要警惕是否存在与该产品相关的、其他层次或领域上的专利保护,例如该风道新结构的装配或生产方法、吹风机产品的吹风控制方法及其他部位的结构设计等,否则仍可能产生专利侵权风险。

原因之二:撰写角度和表达方式的多样性

对于某一个创新点而言,专利权利要求中撰写角度和表达方式的不同,也可能造成对于一个创新点的多重专利保护。

仍以上述吹风机产品为例。风道新结构具有非常丰富的关联技术特征,这些关联技术特征可以被选择性地添加到独立权利要求中,以从不同角度形成不同的专利权。例如,风道结构的改进对于电机的功率、转速等可能会有一定的要求,即只有当电机的功率或转速达到一定的范围,才能够体现改进后的风道的技术效果;又如,风道结构的改进对于电源的功率也有更明确的需求,即如果电源的功率低于某个阈值,也不能实现更好的技术效果。因此,在风道结构本身的改进(专利A)之外,还可以产生上述两种新的专利技术方案,即“改进的风道+电机功率/转速限定”(专利B)和“改进的风道+电源功率限定”(专利C)。这些专利技术方案也包含了专利申请人的创新成果,均有可能获得专利授权。若上述专利A由于某些原因已经失效,但是专利B、C仍然有效,则他人依然无法自由实施与该风道结构改进相关的产品技术。

尽管《专利法》第九条对“重复授权”的情形进行了规定,即如果某个专利技术方案已经被某专利保护,则无法再就相同的专利技术方案进行专利申请和保护。但在实际的专利确权过程中,对于“同样的发明创造”的判定十分严格:两件专利的保护范围中只要存在技术特征的区别,则一般无法被判定为“同样的发明创造”,即便这种区别并不在于专利技术方案的核心发明点,也将导致两件专利的保护范围不完全相同。上文所述专利A、B、C所要求保护的技术方案,便不属于《专利法》第九条所规定的“重复授权”情形;在专利A失效的情况下,专利B、C仍可获得专利保护。

原因之三:创新主体对于全面保护创新成果的需求

专利制度设立的初衷是保护创新成果,从而鼓励发明创造、促进社会发展。但由于确权、维权过程中的不确定性,专利权人的创新成果往往很难被单一的专利申请所全面保护。

仍以上述吹风机相关专利A、B、C为例,如果因为专利A因为文本上的一些问题而被整体无效或者相关权利要求被部分无效,专利权人仍有可能借助专利B、C保护其创新成果,只是专利保护范围将有一定的限缩(但如上所述,专利B、C的保护范围对于上市的产品而言可能已经足够大了)。不过,如果专利权人在做出风道改进之后仅申请了专利A而没有申请专利B、C,那么,在专利A被无效之后,其相关创新成果将随即失去法律保护。因此,若要对某项技术尤其是具有一定复杂性的技术进行周全的保护,创新主体一般会使用多件专利构建专利组合,以形成多层次、多角度的专利保护。

在美国专利体系中,此种专利保护方式体现地更加明显。美国专利商标局(USPTO)允许专利申请人以继续申请(continuation application)或部分继续申请(continuation-in-part application)的方式递交专利申请。这些专利申请必须是基于前序的正式专利申请,其可以对前序的正式专利申请的权利要求书进行修改(为授权目的的修改,或者根据竞争对手产品的重新概括),或者在申请文件中引入新内容(基于新的创新和改进)。这些继续申请/部分继续申请的至少一部分内容可以享有前序专利申请的申请日。继续申请/部分继续申请制度为专利保护范围的优化提供了途径,若专利申请人对前序专利申请的授权范围不满意,可以采用继续申请的方式提交另一份专利申请,在继续申请中形成不同的保护范围。或者,专利申请人也可以采用部分继续申请的方式提交另一份专利申请,引入新的改进技术方案,以保护改进技术方案。继续申请/部分继续申请制度,使得创新主体有更多机会获得与其创新程度相匹配的专利保护范围,但也造成了更多的多重保护情形。

综上所述,创新主体的专利保护策略,是造成某一产品技术被多件专利共同保护的主观原因。

产品技术多重保护的应对策略

由于存在产品技术多重保护的可能性,创新主体在将产品推向市场时,即走向了形势复杂的专利权“丛林”。为应对此种复杂情况,基于上述分析,笔者提出如下应对建议。

一是树立风险意识。在将产品推向市场前,最好是在产品研发过程中即开展必要的FTO工作,切莫因为行业基础专利或竞争对手的关键专利已失效,即当然认为该领域相关的技术实施不存在专利侵权风险。

二是提高FTO工作的系统性。在进行FTO工作时,应以专利的颗粒度为标准,对产品涉及的相关技术进行全层级、全领域的界定和拆解,形成系统的技术分解体系,并参照该技术分解体系进行FTO工作,以提高FTO工作的系统性。

三是注意FTO工作的全面性。在FTO工作中,应注意专利中技术表达方式的多样性,从多个角度应用专利检索策略,提高FTO工作的全面性。

四是及时更新FTO工作成果。应针对自身技术、产品研发、市场竞争态势、竞争对手专利布局情况的不断变化,尤其是针对技术迭代速度快、市场竞争激烈的技术领域定期更新FTO成果,以预知和预防最新产生的专利侵权风险。

 

参考文献:

[1 ]《专利法》第六十四条:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

[2] 外观设计专利的保护范围以图片或者照片为准。本文主要以发明和实用新型专利为例进行说明。

[3 ]本文所指的专利失效,包括因被驳回、撤回等原因未获得专利权的专利申请。

 

来源:《中国知识产权》杂志第205期



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