袁真富
上海大学知识产权学院
副院长、本刊专栏作者
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反转你的商标
2014/09/11

  北京有个叫韩颐和的策划人,早在1991年10月4 日,就申请了一项实用新型专利“旗帜飘扬器”。据 说,香港回归交接仪式上的国旗以及北京奥运会会旗 “无风”飘扬的壮观,都是该专利的应用成果。

  十年后,韩颐和先生从专利转战到商标领域。 2001年11月,他以其成立的北京飘扬公司向商标局 申请“WONDERFUL万德福及图”商标(简称“W”商 标),指定使用在第42类“非贸易业务的专业咨询、研 究和开发、餐馆、咖啡馆”等服务上。这样一个听上去 传统气息浓重的商标本无新奇,但商标图案中一个大写 的W偏偏就是麦当劳的大M(金色拱门图形)倒过来的 (至少麦当劳是这样认为的),而且色调相似。

  2004年10月,韩先生又在第33类酒类商品上申请 了一个“后羿”商标,在2012年举国上下强烈抗议日 本侵犯我钓鱼岛主权的“关键时刻”,韩先生再次出 手,用其“后羿”商标与酒厂合作生产了各种酒,并 打出“喝后羿美酒、做射日英雄”的口号,不失时机 地将“后羿”打造成为“爱国主义公益商标”,让 “后羿射日”这个神话传说焕发出新的生机,让酒桌 成为民间抗日的新阵地。此为后话,暂且不表。

  再回到“W”商标上来,话说韩先生声称“W”商 标也要跻身快餐业,并针对麦当劳提出要“颠倒其品 牌,复制其产品”,同台竞争。当然,麦当劳公司绝 对不会坐视不管。在“W”商标初审公告3个月即将届 满前,麦当劳提出商标异议申请,认为“W”商标与 其“M”商标外观上构成近似商标,且使用的服务类 似,容易使消费者产生混淆。一场绵延10余年马拉松 式的商标战争由此开幕。

  商标局裁定“W”商标不予核准注册。飘扬公司 不服,向商标评审委员会申请复审。商评委虽然裁定驳回了“万德福”商标在“餐馆、咖啡馆、鸡尾酒会 服务、饭店、酒吧、茶馆服务”等服务上的注册申 请,但对其在“非贸易业务的专业咨询、研究和开发 (替他人)、包装设计、服装设计”等服务上的申请 却给予维持。又轮到麦当劳公司提起行政诉讼,要求彻底驳回“W”商标申请。经过一审和二审,法院最 终维持了商评委的裁定。

  韩先生被捧为策划大师、智慧天王、创意鬼才, 在诸多宣传中,“万德福商标惹翻了麦当劳”俨然已 经成为韩先生的经典策划案例。虽然从商标管理的角度,我对此着实不敢表示恭维,但对于麦当劳这些商 标权利人,却要从中发现一个问题,你的商标是不是 容易被反转过来,成为别人注册或使用的商标呢?

  北京游卡桌游公司在第28类纸牌等商品注册有 “游卡桌游”商标,后来它发现北京一家公司在生产 销售标有“卡游桌游”的竞争性桌游产品。还好,上 海普陀法院判决“卡游桌游”构成对“游卡桌游”商 标侵权。

  问题在于,并不是每一个反转过来的商标,都会 获得类似“W”商标被驳回注册或“卡游桌游”被判 决侵权的不幸结果,而这才是真正的麻烦。

  “途安”是一款小型SUV的汽车品牌。2004年, 大众汽车公司在第12类商品上提出“途安TOURAN”商 标注册申请。商标局于2006年核准了“途安 TOURAN” 商标在摩托车、自行车等商品上的注册,但驳回了 大众汽车最想获得的在汽车车身等商品上的注册申 请,理由是在汽车配件等类似商品上有在先的近似 商标“安途ANTU及图”(简称“安途”)。经过一 系列行政程序和行政诉讼后,北京高院终审认定二 者并不构成类似商品上的近似商标,大众汽车最终 如愿以偿。

  值得注意的是,“安途”商标权人曾出具声明, 表示同意大众汽车公司注册“途安TOURAN”商标。看 起来,“安途”商标权人并不介怀,当然,他也有可 能是基于商业关系而“被迫”表示同意。

  不过,在很多情形下,明明是将你的商标反转过 来,但从内涵外延到视觉形象,的确迥然不同,完全 可能合法注册或使用。如果你不喜欢这样的话,应该 考虑一下防御性地注册这些反转的商标,以免一不小 心让山寨厂商“合法”攀附。

《中国知识产权》 总第90期

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例