适度审慎原则下知识产权侵权法定赔偿与惩罚性赔偿的适用衔接

洪婧

浙江省宁波市中级人民法院法官

摘要：本案首先明确了认定涉案注册商标为驰名商标的必要性，并基于此进行跨类保护，肯定第1579950号“百度”商标在侵权行为发生时已达到驰名状态。其次，本案细致界分了侵权行为的具体类型及表现形式，认定其分别构成商标侵权及不正当竞争。本案还从商标授权一般不存在推定、默示方式的视角，综合分析并认定被告并无合理理由信赖其已获取商标使用授权，从而否定了其该项抗辩事由。

【裁判要旨】

知识产权民事侵权案件惩罚性赔偿的适用前提在于权利人主动请求。在权利人仅主张惩罚性赔偿的情形下，应判断行为人是否符合恶意侵权、情节严重等条件。在满足前述主客观要件的基础上，若能查清原告实际损失或被告侵权获利，则可径行适用惩罚性赔偿 ；若实际损失或侵权获利无法查清，以致惩罚性赔偿的基数难以确定，法院可结合在案证据主动选择适用法定赔偿，将相应的惩罚性因素纳入全案情形综合考量，且不以权利人是否变更主张为条件

【案情介绍】

案号：（2021）浙02民初1867号

原告：百度在线网络技术（北京）有限公司（简称百度在线公司）、北京百度网讯科技有限公司（简称百度网讯公司）

被告：温州富和知识产权代理有限公司（原名瑞安市百度商标代理有限公司，简称富和公司）百度在线公司为第1579950号“百度”商标和第4096733号“”商标的注册人，商品类别为第42类，注册日期为2001年5月28日。百度网讯公司经百度在线公司授权许可使用涉案商标，利用搜索引擎技术为用户提供服务。在被告注册其原企业名称前，涉案商标已经达到驰名程度，且与两原告建立起了唯一的紧密联系，构成在第42类上的驰名商标，应当受到相应保护。

被告富和公司（原瑞安市百度商标代理有限公司）成立于2007年8月，经营范围为商标代理、企业登记代理、企业形象、市场营销策划、设计、制作、代理国内各类广告、商务调查、专利咨询等；其在销售、宣传自己的产品和服务时，将与涉案商标相同的文字用于企业名称，而且在公司门面、微信公众号、第三方网站、工作人员微信等多处、多次、大量使用“百度商标”“瑞安百度”及“百度商标代理有限公司”“商标注册就找百度”等名称和语句，公司日常工作中对客户等社会公众也以“百度商标”为自称。被告将构成驰名的涉案商标作为企业字号登记为企业名称，且在销售、宣传中突出使用，公众极易因涉案商标的知名度及显著性，而将被告提供的服务与两原告的涉案注册商标相混淆，其行为构成侵犯注册商标专用权。同时，被告的上述行为攀附两原告声誉，利用涉案商标的知名度吸引相关公众注意，从而获取不正当利益，削弱了涉案商标的显著性，给两原告的利益带来损害，造成市场混淆和公众误认，构成不正当竞争。被告作为专业商标代理机构，其违法恶意明显、获利巨大、违法后果严重，应当依法承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等民事责任。

为维护合法权益，两原告根据相关法律规定向法院起诉，请求：（一）认定百度在线公司注册在第42类的第1579950号“百度”商标和第4096733号“”商标为驰名商标；（二）判令被告停止侵害该驰名商标及不正当竞争的行为；（三）判令被告在其微信公众号置顶位及全国性媒体（庭审中明确为中国市场监管报）上连续刊登三十日致歉声明；（四）判令被告赔偿两原告经济损失500万元及合理费用10万元。

经审理，一审法院认为，本案侵权行为发生的最早时间节点为2007年8月，距离第4096733号“”商标的注册时间仅有数月，且侵权行为使用的均系“百度”文字，而非含有“”字样的图文标识。因此，若能认定注册时间较早的第1579950号“百度”商标为驰名商标，已足以使两原告获得充分救济。涉案第1579950号“百度”商标经过长期宣传和使用，已为我国相关公众广为知晓，应认定该商标在侵权行为最早发生的2007年已达到驰名程度。

被告在明知两原告涉案第1579950号“百度”商标具有较高知名度的情况下，仍未经许可复制该商标使用，主观上存在过错，构成商标侵权。另外，两原告的涉案驰名商标注册在先，经过多年持续宣传使用，到被告公司成立时已具有较高知名度和影响力。被告明知涉案驰名商标在先享有的知名度和良好声誉，却仍将其作为原企业名称中的字号进行登记使用，并将其作为微信公众号账号名称及作者名称中具有识别意义的构成要素，主观上具有攀附他人商誉的故意，客观上容易导致相关公众误认为其与两原告具有一定关联关系，产生混淆误认，违反了作为市场经营者所应遵循的诚实信用原则，损害了两原告的合法权益，亦构成不正当竞争。

关于赔偿数额，原告主张适用惩罚性赔偿。法院经审理认为，本案实施惩罚性赔偿的基数难以依据现有证据确定，遂结合实际情况适用法定赔偿，于2022年8月24日作出判决，酌情确定被告赔偿两原告经济损失50万元，并承担其为维权支出的合理费用10万元，共计60万元。

一审判决后，双方均未提起上诉。本案判决现已生效。

【案例评析】

本案首先明确了认定涉案注册商标为驰名商标的必要性，并基于此进行跨类保护，肯定第1579950号“百度”商标在侵权行为发生时已达到驰名状态。驰名商标除了具备普通商标的识别功能外，还可体现出其标注的商品、服务的良好品质，应给予其更强的保护力度。其次，本案细致界分了侵权行为的具体类型及表现形式，认定其分别构成商标侵权及不正当竞争。本案还从商标授权一般不存在推定、默示方式的视角，综合分析并认定被告并无合理理由信赖其已获取商标使用授权，从而否定了其该项抗辩事由。全案合理界定不同部门法所保护的法益，并从传统民法关于默示许可的视角进行综合利益的考量平衡；还结合主客观要件合理酌定本案赔偿数额，对于区分及厘定法定赔偿与惩罚性赔偿的属性边界，协调并促进两者在司法实践中的适用衔接，均具有积极指引意义。

法定赔偿与惩罚性赔偿的边界厘定及属性协调

其一，法定赔偿的本质属性。

“权利人的实际损失、侵权人所获利益难以确定”，是明确法定赔偿本质属性的关键词。在依据法定赔偿方式酌定赔偿数额的过程中，法官的自由心证无疑发挥了重要作用 ；但该种心证并非毫无标准，而是需要结合权利本身、侵权性质、情节等多种因素进行综合考量，确保相应损害赔偿数额大体得当。

其二，惩罚性赔偿的本质属性。

反观惩罚性赔偿，其本质不在于填补损害，而是在实际损失的基础上施加额外的赔偿，进而对故意侵权人产生类似“几倍于实际损失的报复性赔偿”等震慑效果。长期以来，关于是否将惩罚性赔偿纳入知识产权侵权领域，存在着“严格保护”理念及其质疑观点的分歧。严格保护理念认为，相较于传统民法上的动产、不动产等物质实体而言，知识产权客体具有非物质性、无形性、易复制性等特点。由于不能发生有形占有，知识产权的权利状态较难为外界所识别 ；而由于具体使用过程不发生有形损耗也不受空间限制，知识产权更容易受到反复侵害，且囿于“举证难、时间长、赔偿低”等司法实践中存在的客观因素，权利人往往难以得到充足的事后救济。故此，需建立一种能起到足够威慑作用的制度，以遏制知识产权侵权行为。质疑意见则认为，立足于目前我国尚处于发展中国家阶段、自主知识产权质量普遍不高的现状，引入针对知识产权侵权行为的惩罚性赔偿机制，明显规定了过高的保护标准，不仅超越了当前国际条约中规定的法律责任条款，亦不适应现阶段我国的经济发展水平和基本

国情。[1]

还有观点认为，惩罚性赔偿与传统民法的私法属性相冲突，不仅可能淡化知识产权的私法色彩进而影响其整体编入民法典，也可能有损其基本价值理念，导致知识产权法的政策性色彩过浓。[2]

其三，法定赔偿是否具有惩罚属性。

综观英美法系及大陆法系国家立法，惩罚性赔偿均侧重于主观要件的规制，即行为人存在“故意侵权”或“恶意侵权”的主观状态，过失侵权一般不适用惩罚性赔偿；而侵权行为所造成的客观损害结果，如物质、精神、商誉方面的损失，则成为考量情节是否重大进而决定适用惩罚性赔偿的依据。关于惩罚性赔偿的数额，若完全交由法官行使裁量权，可能突破相应标准的限制带来“天价赔偿”的窘境，也可能带来同案异判或类案异判的弊端，影响司法公信。相反，以倍数作合理限制，不仅有助于明晰当事人对其行为后果的预期，也有利于强化法律的指引作用并提升司法效率，因而成为当前实践背景下更为合理的选择。至于具体的计算基数及合理倍数的确定，一般排除法定赔偿方式，将“实际损失”“侵权获利”“许可费的合理倍数”等作为计算基数。学界主流观点亦认为，法定赔偿已具有一定的惩罚功能，不宜作为惩罚性赔偿的基数。事实上，法官在适用法定赔偿方式酌定赔偿数额时，必然要考虑行为人的主观过错等侵权情节，而这一过程已然体现了惩罚性赔偿遏制故意侵权的机能，也在一定程度上彰显了恶意侵权行为的警示、威慑作用。然而，法定赔偿本质上仍属损失填平的一种方式，同时兼具一定惩罚功能，以兼具功能否定本质属性，似欠妥当。

事实上，引入惩罚性赔偿机制，确实能够在短期内大幅提高知识产权保护水平，且从长远来看，亦将有利于促进我国知识产权事业的发展。毕竟，“惩罚性赔偿制度的引入重在提高侵权成本，在理性经济人的预设前提下，面对高昂的侵权成本，潜在的侵权人将更倾向于寻求权利人的许可而不是借机搭便车”，[3]这将大大提高知识产权人投资及付出的回报率，起到激励创新、繁荣市场的积极作用。同时，伴随着近年来公私法界限的淡化，公法的“私法化”与私法的“公法化”已成为大势所趋，且私法中的平等自治原则并不能脱离公共利益的制约。故此，基于公共利益的考量，在私法中谨慎地注入关于公共政策的考量，与私法自治的理念并不冲突。

法定赔偿与惩罚性赔偿的适用衔接

第一种情况，权利人仅主张法定赔偿，或同时主张法定赔偿和惩罚性赔偿。

惩罚性赔偿应当坚持适度、审慎的原则，在权利人仅主张法定赔偿的情形下，法院不宜主动适用。另外，若权利人同时主张法定赔偿和惩罚性赔偿，裁判者应当行使释明权，引导其正确主张赔偿方式。司法实践中，亦存在同时适用上述两种赔偿方式的案件[4]，生效判决载明：“如果机械地认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿，将严重影响惩罚性赔偿制度功能的发挥。”该案最终基于被告的侵权主观故意和侵权情节，对境外出口的可查明部分适用三倍惩罚性赔偿，对无法查明的部分则适用了法定赔偿。

第二种情况，权利人仅主张惩罚性赔偿。

惩罚性赔偿的适用前提在于权利人主动请求。在权利人仅主张惩罚性赔偿的情形下，若能查清原告实际损失或被告侵权获利，且符合惩罚性赔偿的主客观要件，则可径行适用惩罚性赔偿。若实际损失或侵权获利无法查清，法院可依据在案证据主动选择适用法定赔偿方式，不以权利人是否提出变更为条件。具体到本案中，需要确定如下两个问题：

首先，关于是否满足主客观条件。本案中，两原告仅主张惩罚性赔偿。法院经审查认为，是否适用惩罚性赔偿，应当结合行为人是否恶意侵权、情节是否严重等情形予以判断。现被告作为从事知识产权相关业务的公司，理应知晓涉案“百度”商标的知名度，且被告自称其成立后曾在百度搜索引擎做过关键词推广，但仍在其企业名称、微信公众号名称及业务宣传海报、小程序中、门头、牌匾等使用与原告驰名注册商标“百度”相同的文字，构成商标侵权和不正当竞争，恶意程度明显。被告从2007年成立至2021年变更企业名称，在长达14年的时间里使用“百度”商标，侵权持续时间长、范围广、情节严重，故本案满足适用惩罚性赔偿的主客观条件。

其次，关于基数及倍数的确定。本案中，两原告主张依据被告变更名称前三年的商标注册业务申请量2095件×被告公示的收费标准1800元/件×全国知识产权服务业2018-2020年行业平均利润率18.3%，得出其营业利润为69万元，以此作为惩罚性赔偿的基数，并适用最高5倍的惩罚性赔偿，得出惩罚性赔偿金额为414万元。这一部分仅为被告商标申请业务的获利，被告作为一家商标代理机构，其业务还包括商标异议、商标评审、商标诉讼等，考虑到这部分业务的获利，故起诉请求法院判令被告赔偿两原告经济损失500万元、合理费用10万元。然而，法院经审查后认为，涉案商标注册业务收费标准系原告经第三方推广网站“中商114”查询取证，发布日期为2009年8月24日 ；被告抗辩称该标准是十几年前的，目前其收费仅四五百元左右。在缺乏其他有效证据佐证的情形下，1800元的收费标准难以作为确定惩罚性赔偿的基数依据。

综上，本案实施惩罚性赔偿的基数难以依据现有证据确定。法院遂结合本案实际情况适用法定赔偿，并注意到涉案第1579950号“百度”商标系驰名商标，其中“百度”同时是两原告公司的字号，商标及字号的知名度相互辐射、影响，均为相关公众广泛知悉。被告主动将自身提供的服务与涉案注册商标相关联，结合被告提供的知识产权服务的性质及特点，客观上因侵权行为导致的市场混淆可能性较大。在此基础上，综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素， 综上，法院酌情确定被告赔偿两原告经济损失50万元，并承担其为维权支出的合理费用10万元，共计60万元。

注释：

[1]育东、石红艳、林声烨 ：《知识产权侵权引入惩罚性赔偿之辨》，载《知识产权》2013年第3期。

[2]尹志强 ：《我国民事法律中是否需要导入惩罚性赔偿制度》，载《法学杂志》2006年第3期。

[3]冯晓青、罗娇 ：《知识产权侵权惩罚性赔偿研究》，载《中国政法大学学报》2015年第6期。

[4]参见上海市浦东新区人民法院（2020）沪0115民初85435号民事判决书 ；上海知识产权法院（2022）沪73民终187号民事判决书

免责声明：凡本网注明"来源：XXX（非中国知识产权杂志出品）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错：13621279650 13621252760，邮箱：chinaip@chinaipmagazine.com