商标在先使用抗辩中“原使用范围”的认定

叶菊芬 上海知识产权法院法官

付凡 上海知识产权法院法官助理

摘要：《商标法》第五十九条第三款规定一般被称为商标在先使用抗辩或商标先用权抗辩。该制度旨在弥补商标注册制的缺陷，以保护商标在先使用人的合法权益。商标在先使用抗辩的适用，需考虑商标权人与在先使用人间的利益平衡。本文从商标在先使用抗辩制度保护既存商誉的立法本意出发，进一步厘清了其中“原使用主体”及“原使用地域”的认定问题。

商标在先使用抗辩的适用，需考虑商标权人与在先使用人间的利益平衡。“原使用范围”限定了在先使用人利益保护的边界，涉及对原使用主体、原使用商标、原使用商品或服务、原使用地域及原使用方式的限定。本文从商标在先使用抗辩制度保护既存商誉的立法本意出发，进一步厘清了其中“原使用主体”及“原使用地域”的认定问题。

【案情介绍】

上诉人（原审被告）：华润置地（厦门）房地产开发有限公司安达仕酒店（简称安达仕酒店）

上诉人（原审被告）：华润置地（厦门）房地产开发有限公司（简称华润厦门公司）

被上诉人（原审原告）：陈某

陈某系第10400859号“糖立方”及第10902851号“”注册商标的注册人，上述商标核定服务类别均为第43类“咖啡馆、餐馆”等，其中“糖立方”商标的申请日为2012年1月9日。陈某在浙江省温州市经营“糖立方”甜品店，该店曾入选相关自媒体“2017温州十佳餐厅之最小清新甜品店”，大众点评网、搜狐微博上可查询到网民于2016年、2017年、2019年对该店铺的介绍及评价。一审过程中，陈某提交的菜单、礼券及2020年和2021年间的多份账单、发票等处均使用了“糖立方”。

安达仕酒店系华润厦门公司设立的不具备法人资格的分支机构，在福建省厦门市的安达仕酒店内经营“SUGAR PAVILION 糖立方”餐厅，其公众号文章介绍该餐厅于2019年9月23日开业。

大众点评网搜索结果显示，案外人华润（深圳）有限公司君悦酒店（简称深圳君悦酒店）经营的“糖立方”甜品店于2010年6月开业。该店曾于2011年被认证为“广东省餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位”，3房网、搜狐广东频道及新浪微博“深圳君悦酒店”2011年发布的相关文章中介绍了该甜品店。新浪微博“沈阳君悦酒店”及“大连君悦酒店”介绍，其各自经营的“糖立方”甜品店分别于2013年和2014年开业。

陈某以安达仕酒店使用“SUGAR PAVILION 糖立方”的行为侵害其涉案两个注册商标专用权，安达仕酒店系华润厦门公司的分支机构为由，起诉请求判令安达仕酒店、华润厦门公司停止侵权并共同赔偿10万元。

安达仕酒店、华润厦门公司共同辩称：（一）被诉行为属于在原有范围内使用在先使用的有一定影响的商标，不构成侵权。从消费者认知角度，应将不同城市的同一品牌酒店认定为同一个“地域”。鉴于深圳君悦酒店在先使用“糖立方”并具有一定影响，且万象城、君悦酒店集团、“糖立方”已形成三位一体的共生关系，故被诉行为属于在原地域范围内使用“糖立方”标识。（二）陈某未实质性使用“糖立方”商标，不应判决安达仕酒店、华润厦门公司承担赔偿责任。

【法院审判】

上海市浦东新区人民法院一审认为：（一）被诉侵权标识“糖立方”与陈某的“”商标不构成近似商标，与“糖立方”商标构成在相同服务上使用的相同商标；（二）并无证据证明深圳君悦酒店与安达仕酒店间的关联性，即便二者间存在集团公司内部架构上的关联性，但现有证据未能证明深圳君悦酒店“糖立方”餐饮店的影响力已扩张至厦门，故安达仕酒店、华润厦门公司的在先使用抗辩不成立，被诉行为构成对陈某“糖立方”商标的侵权；（三）在案证据证明陈某实际使用了“糖立方”商标，综合考虑该商标知名度一般、餐饮服务地域限制性较强等因素，判决安达仕酒店停止侵权，华润厦门公司赔偿陈某11494元。

一审判决后，安达仕酒店、华润厦门公司不服，向上海知识产权法院提起上诉。

上海知识产权法院二审认为：（一）安达仕酒店与深圳君悦酒店虽存在一定关联关系，但二者系两个独立法人分别设立的分支机构，故安达仕酒店无权以深圳君悦酒店在先使用的事实提出抗辩；（二）由于餐饮服务的消费方式具有较强的地域限制性，两上诉人并未举证证明深圳君悦酒店“糖立方”餐饮店的影响力已扩张至厦门市，故被诉行为也不在深圳君悦酒店在先使用事实的原地域范围内；（三）关于两上诉人所称的三位一体对应关系，酒店内设餐厅的命名系商业选择范畴，不能因为曾在品牌酒店内开设过某一品牌的餐厅，就认为该品牌酒店集团之后开设的其他酒店内的餐厅必定会使用相同的餐厅品牌。本案中，在“糖立方”商标的注册申请日前，仅有深圳君悦酒店在深圳市的君悦酒店内经营一家“糖立方”餐饮店，尚难以证明“糖立方”标识已如两上诉人所称与万象城、君悦酒店产生稳定的对应关系。综上，两上诉人的商标先用权抗辩不能成立。法院据此作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

【案例评析】

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

该规定一般被称为商标在先使用抗辩或商标先用权抗辩。该制度旨在弥补商标注册制的缺陷，以保护商标在先使用人的合法权益，其中“原使用范围”限定了商标在先使用人利益的保护边界，涉及对原使用主体、原使用商标、原使用商品或服务、原使用地域和原使用方式的限定。本案主要涉及“原使用主体”和“原使用地域”的认定问题。

商标在先使用抗辩制度的立法本意

商标的生命在于使用。使用行为使得商标产生指示商品来源的作用，将商标从不具有财产价值的商业符号，转变为能够带来财产性利益的财富钥匙。商标法相关制度的核心，即在于保护此种承载着商誉价值的财富钥匙。我国采取商标注册制，即商标专用权因注册而取得。囿于商标注册主义模式的限制，行政部门并不就申请人是否实际使用其申请注册的商标进行审查，导致实践中部分行为人通过抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标谋取不正当利益。此时，若对在先使用人不加以保护，一方面将放纵商标恶意抢注行为，扰乱市场竞争秩序；另一方面将剥夺在先使用人已经形成的在先利益，妨碍消费者基于商标商誉形成的信赖利益选购商品或服务，与商标法旨在维护市场竞争秩序、降低消费者选择成本的理念背道而驰。因此，我国商标法在2013年修改时新增了商标在先使用抗辩制度。

商标在先使用抗辩制度通过限制商标权人的部分专用权，使得商标权人不因非自身使用行为而获利、在先使用人的投入不因未申请注册而消灭，实现商标权人与在先使用人之间的利益平衡，弥补了商标注册主义模式不关注实际使用行为的缺陷，契合了商标法以使用为灵魂的制度宗旨。从这个意义出发，对于在先使用抗辩制度中原使用范围的认定，应以商标权人与在先使用人间的利益平衡为指导，在不过分损害商标权人利益的情况下，给予在先使用人适当的保护。具体认定中，可通过判断在先使用人的使用行为赋予商业符号的商誉价值多少，进而判断在先使用人抗辩权的涵盖范围大小。

原使用主体的认定

商标在先使用抗辩中，使用自身商标的在先使用人当然属于原使用主体，但对于在先使用人的被许可人、受让人等是否可基于在先使用人的使用行为主张该抗辩，存在一定争议。笔者认为，应以使用人的使用行为是否会导致在注册商标申请后产生新的商誉为标准，来认定该使用人是否有权主张该抗辩。

《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先使用仅系一种限制注册商标专用权的事由，并非一种法定的、可以许可或者转让的、积极意义上的“使用权”。[1]因此，在先使用人并不因其在先使用行为本身，而获得限制他人使用相同或近似商标的绝对权。在先使用人创造的既存商誉虽在一定程度上能够辐射至被许可人，但商誉系因商标使用行为而产生，不会仅因许可行为而转嫁至被许可人。鉴于商标在先使用抗辩制度意在保护既存商誉，被许可人是否可成为主张该抗辩的适格主体，取决于其自身是否在注册商标申请日前使用了被诉商标。通常情况下，在先使用人通过自身经营扩大经营规模，需要一段时间的努力和积累，较难在短时间内达到较大规模；但通过发放许可的方式扩大经营规模更为容易，且被许可人的整体数量难以控制。若无条件地允许在先使用人通过发放许可的方式扩张经营规模，对商标注册人利益造成的不利影响将难以预料。从这个意义上来说，不应允许在注册商标申请日之后才开始使用被诉商标的被许可人主张在先使用抗辩。

同理，在先使用商标的受让人是否构成在先使用抗辩的适格主体，取决于其自身的使用行为是否早于注册商标申请日并有一定影响。但若受让人受让的并非仅是在先使用人使用的商标，而是包括该商标所涉业务整体经营权的承继性质的转让，此时在先使用商标的既存商誉整体转移至受让人，并不会扩大市场中现存的使用主体数量，也没有创造新的不同种商誉。在此情况下，允许继受者主张在先使用抗辩，通常并不损害注册商标权人的利益。因此，此种基于承继关系的受让人可援引在先使用人的使用行为提出在先使用抗辩。

关于在先使用人的关联方，即一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一控制、共同控制的主体，在内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司与深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，广东省高级人民法院认为，周一品小肥羊公司系有限责任公司，与其法定代表人作为业主经营的“周一品小肥羊店”是两个独立的民事主体，不存在任何权利义务上的转让和继受关系，故周一品小肥羊公司不能援引“周一品小肥羊店”的在先使用行为提出抗辩。[2]由此可知，即便两个主体系关联主体，但由于二者彼此独立、并不存在商誉共享，关联主体不得援引在先使用人的使用行为提出抗辩。但对于不具备独立法人资格的分支机构而言，虽然其以自己的名义对外从事民事活动，但该种民事活动以其隶属企业法人的授权为限，财务核算需并入隶属企业法人，民事责任也由隶属企业法人承担。因此，分支机构的使用行为事实上等同于其隶属企业法人自身的使用行为，分支机构有权以其隶属企业法人的在先使用行为提出在先使用抗辩。

本案中，两上诉人以华润置地集团内部其他独立法人设立的分支机构深圳君悦酒店的在先使用行为提出在先使用抗辩，但安达仕酒店与深圳君悦酒店作为两个独立法人分别设立的分支机构，不存在业务经营等方面的承继关系。且安达仕酒店与君悦酒店系华润置地集团旗下两个不同的酒店品牌，二者并不存在商誉共享。因此，两上诉人无权以深圳君悦酒店在君悦酒店在先使用“糖立方”的行为，主张其在安达仕酒店开设“糖立方”餐厅的行为系原使用主体的继续使用。

原使用地域的认定

司法实践中，关于原使用地域的认定问题曾存在两种标准：一种是严格限制具体地址，另一种是仅限制知名度辐射区域。笔者认为，根据商标在先使用抗辩制度保护既存商誉的立法本意，既存商誉所及之地即为原使用地域。

就服务商标而言，由于服务往往只能在某一地域范围内提供，其固有流动性较弱，从而导致服务商标能够影响的消费者地域范围较窄。但将其限定在某一具体地址也不具有合理性，限定范围通常应为在先使用人所在省市范围内。例如，仅在某一城市经营的美容店，外地消费者通常不会因该店知名而跨地域来消费，故一般难以认定其有一定影响的地域范围扩展至其未曾开展经营的其他城市。但无论是通过本地消费者的口耳相传，抑或是根据当前消费者使用较多的各类点评类软件，美容店的影响力都并不仅局限于其所在的具体店址或街镇，其使用行为产生的既存商誉至少足以覆盖所在的市级区域；当在先使用人在该地域范围内的其他地址开设同一品牌的分店时，消费者仍会将该品牌与其相关联。可见，此种使用行为主观上不会造成相关主体的混淆误认，客观上不会对注册商标权人的市场造成实质性冲击，应认定其仍系在原使用地域范围内使用原商标。

就商品商标而言，商品可通过物流运输等方式销往全国各省市，固有流动性较强，故商品商标既存商誉辐射的地域范围在理论上没有限制，但也不能因此认为其在先使用抗辩可及于全国范围，仍应根据商品商标在先使用的既存商誉范围来认定其原使用地域的范围，主要以该商品在各地域的知名度高低为认定依据。例如，农夫山泉牌矿泉水在全国各地的大中小型商超均有售卖，而润田牌矿泉水主要集中于江西省范围内售卖，二者的商誉辐射地域范围显然不同。

本案中，深圳君悦酒店在深圳市的君悦酒店内在先使用“糖立方”商标经营甜品店，由于餐饮服务的消费方式具有较强的地域限制性，该在先商标的影响力至多能覆盖深圳市。由于并无证据证明该商标的商誉影响已扩张至厦门市，即便是深圳君悦酒店在厦门开设“糖立方”餐厅，也不属于在原地域范围内使用该商标，更遑论安达仕酒店在厦门开设“糖立方”餐厅的行为，故其无权主张在先使用抗辩。

注释：

[1]李扬：商标在先使用抗辩研究，载《知识产权》2016年第10期。

[2]参见广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第27号民事判决书

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