化学领域重新组合或二次概括导致修改超范围的案例浅析

徐丽华 北京康信知识产权代理有限责任公司专利代理师

李海霞 北京康信知识产权代理有限责任公司专利代理师

在专利申请的审查过程中，申请人通常需要对申请文件进行主动修改，或者针对通知书指出的缺陷进行被动修改。然而，根据《专利法》第三十三条的规定，对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围，包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。所谓“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在原始申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

如果修改后的内容并没有明确地记载在原说明书和权利要求书中，而是通过对原始申请文件记载的内容进行重新组合或者二次概括获得的，并且修改后的内容并不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图唯一确定，则这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

在代理实践中，如何根据原始申请文件记载的内容判断修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，从而避免修改超范围的问题，值得代理师深思。下文中，笔者将通过两个具体案例来讨论修改超范围的问题。

案例一

本专利权利要求1要求保护一种二次电池，包括正极、负极和电解液。

权利要求2中限定了：“根据权利要求1所述的二次电池，所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯。”

权利要求3中限定了：“根据权利要求1所述的二次电池，所述电解液包含由式（2）表示的卤代碳酸酯。”

在答复审查意见通知书时，申请人希望将权利要求2中的技术特征并入到权利要求1中。这样的修改方式是否会导致修改超范围呢？

乍一看，将从属权利要求中的技术特征并入到独立权利要求中，是比较常见的一种修改方式，完全没有问题。然而，经过仔细思考后发现，当权利要求1经过上述修改之后，从属于修改后权利要求1的权利要求3实际上限定了所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案。由于原权利要求3仅仅引用权利要求1，并没有引用权利要求2，所以在原权利要求书中仅仅记载了所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯或者由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案，并没有记载所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯的技术方案。在仔细阅读说明书后发现，说明书也仅仅在不同的实施方式中分别记载了电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯或者由式（2）表示的卤代碳酸酯的情况，并没有记载将由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯两者组合的情况。因此，从属于修改后权利要求1的权利要求3中的内容，是通过对原始申请文件记载的内容进行重新组合获得的新的技术方案，上述修改导致权利要求3超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

然而，如果申请人在原始提交的说明书中记载了与权利要求书中类似的内容，但其引用关系与权利要求书中的引用关系不同，例如，在说明书中记载了“方面2：根据方面1所述的二次电池，所述电解液包含由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯”和“方面3：根据方面1或方面2所述的二次电池，所述电解液包含由式（2）表示的卤代碳酸酯”，则此时权利要求3中的技术方案明确记载在说明书的方面3中，并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。当然，原始提交的说明书中如果有其他形式的文字记载内容，使得本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定由式（1）表示的不饱和环状碳酸酯和由式（2）表示的卤代碳酸酯两者能够组合使用并包含于二次电池的电解液中，那么上述修改也是不超范围的。

由此可见，原始申请文件的撰写对于后续修改起到了举足轻重的作用。只有在撰写申请文件时为后续修改做好了充分考虑，才有可能在将来进行修改时做到有备无患。

案例二

本专利说明书的实施例1中记载了涂料组合物中的固体成分含量为20重量%，在实施例2中记载了涂料组合物中的固体成分含量为50重量%。在答复审查意见通知书时，申请人根据实施例1和实施例2记载的内容，在权利要求1中加入了技术特征“所述涂料组合物中的固体成分含量为20重量%-50重量%”。这样的修改方式是否超范围呢？

原始申请文件中仅仅记载了涂料组合物中的固体成分含量为20重量%和50重量%的点值，并没有记载固体成分含量的任何数值范围。本领域技术人员根据原始申请文件记载的范围，并不能得到所述涂料组合物中的固体成分含量在20重量%-50重量%之间任意数值的技术方案。也就是说，根据原始申请文件记载的内容并不能直接地、毫无疑义地得到该固体成分含量范围。修改后的特征是通过将实施例中记载的具体点值二次概括成一个新的数值范围而获得的新的技术方案，因此，上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

然而，如果在说明书具体实施方式部分中记载了涂料组合物中的固体成分含量为10重量%-60重量%的数值范围，则允许申请人根据实施例1-2记载的内容将所述涂料组合物中的固体成分含量限缩为20重量%-50重量%。如果在说明书具体实施方式部分中仅仅记载了涂料组合物中的固体成分含量为10重量%-49重量%的数值范围，则不允许申请人根据实施例1-2记载的内容将所述涂料组合物中的固体成分含量修改为20重量%-50重量%，因为在原始申请文件中并没有记载固体成分含量在49重量%-50重量%之间任意数值的技术方案。

由此可见，在原说明书和权利要求书中没有记载任何相关数值范围的情况下，不允许申请人将说明书实施例中记载的具体的点值二次概括成新的数值范围。而对于有关数值范围技术特征的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载并且修改后的数值范围在原始申请文件中记载的数值范围之内的前提下，才是被允许的。

因此，在撰写申请文件时，当需要采用具体数值范围来限定各个参数或变量时，应尽可能罗列出多个数值范围以及多个点值，这样可以为将来限缩数值范围提供足够的修改依据，从而避免修改超范围的问题。

结语

从以上讨论可以看出，在对申请文件进行修改时，需要严格基于原始申请文件记载的内容，而不能对原始申请文件记载的内容进行重新组合和二次概括，否则很容易导致修改超范围。当然，实际操作过程中，对申请文件进行修改的方式千变万化，需要结合具体情况进行具体分析。

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