企业的PCT专利申请模式和相关风险

黄忠守 奕瑞光电子科技股份有限公司首席知识产权官

根据中国国家知识产权局发布的统计数据，中国已经连续三年位于全球PCT（《专利合作协定》）专利申请量榜首。2022年，中国国家知识产权局受理的PCT申请中，国内企业和个人申请达69115件，占比92.8%，来自海外的申请为5337件，占比7.2%。这间接证明了中国科技实力的突飞猛进，以及中国企业向全球市场扩张的雄心和步伐。

虽然知识产权从业者都乐于见到这些鼓舞人心的数据、享受将近600亿元市场规模的红利，但我们也必须深刻洞悉漂亮数据背后深层次的机制或模式上的扭曲及其带来的隐患。本文中，笔者将尝试对某中国大型企业A的PCT申请模式和潜在风险做初步分析和探讨，以启发相关探讨。

PCT和巴黎公约路径

目前，我国申请人向外国申请专利的两条主要路径为PCT和巴黎公约（《保护工业产权巴黎公约》）途径。

如选择PCT路径，申请人应在向中国专利局提交申请后的12个月内，向中国的PCT受理局提交一份国际申请和缴费。申请文本可以是中文或英文。在获得受理局提供的国际检索报告后，在优先权日后的30个月内，申请人可以申请多个国家的专利。各个国家会重点参考PCT受理局的国际检索报告来决定是否授权。事实上，如果PCT国际检索报告和初审报告没有明确的负面意见，153个PCT协议缔约国家的专利局大概率（80%以上）都会予以授权，其优先权日通常为中国专利的申请日。

如选择巴黎公约路径，申请人应在中国申请后的12个月内直接按177个《巴黎公约》缔约国的国内专利申请和审查法规递交申请和缴费，申请文件的语言为该国官方认可的语言。该国专利局则会基于该国的审查标准和流程，审查和决定是否授权。

企业知识产权部门通常在PCT和巴黎公约路径的选择上考虑以下几点：1.如果希望尽早获得授权，则直接选择巴黎公约路径；2.如果目标国家超过5个，则选择PCT路径的总费用较低；3.如果需要客观评估专利授权前景和市场前景后再决定是否申请，则选择PCT更优；4.如果希望专利有着较高的稳定性，但是目标国家的实审能力较弱或甚至没有实审，则应该选择PCT路径。上述第四点遵循了一种理想化的逻辑：把专利审查机构当作朋友，帮助自己打造高品质、高价值的专利，防止企业在低价值甚至垃圾专利上浪费金钱。

然而，现实中，企业知识产权部门对发明交底书的检索和评审也往往被工程师视为带有敌意的 行为，更不用说官方审查机构了。在商言商的企业的目标首先是专利获权，基于此才有可能获得权利保护，以及随之而来的企业高新资质评定、税收减免、股市收益等。至于专利的保护力度和稳定性，则少有人考虑。毕竟，专利质量问题可能在申请多年以后才显露出来，而无效一个专利的成本往往又十分高昂。

以A企业2010-2020年期间申请的中国发明为例，其中有21700余件的题目、摘要和权利要求书中出现了关键词“显示器”。其中，47%被企业选出经由PCT路径前往美国进行专利申请，最终的国际综合授权率为64%，而国内授权率则为63%，二者相差无几（如图1）。

为何A企业的专利申请国际综合授权率与国内授权率相近？这当然是因为企业会挑选技术和市场价值较大的技术方案申请海外专利，然而这也意味着企业更有可能踏足同类企业争相布局的兵家必争之地。在其它条件相同的情况下，此类申请的授权率本应明显低于随机选择的专利申请。然而，考虑到PCT路径的好处和较高的海外申请费用，企业有强烈的意愿和动力来改写完善说明书、拓展权利要求，力图在相对容易获得授权的PCT-US路径上获得有较大权利范围和较强维权潜力的专利。图1所示，A企业的美国专利申请授权率高达81%，这应该归功于PCT国际检索和初步审查结果对进入国家阶段后的审查带来的正面影响。

与此不同是，对于中国国内申请以及通过巴黎公约路径直接申请美国专利，审查员有可能会用尽检索能力并根据OA答复结果反复检索和审查，审查部门还可能受到通过率上限等宏观调控指标的压力。以A企业的207件美国授权专利中为例，其中竟然有25件（占比12%）的中国优先权申请被中国审查员驳回。简言之，或许有一条获得海外专利的方便途径：提交中国专利申请后，改写并提交PCT代理机构，并以中国申请日为优先权日，通过国际检索后，进入美国等国家。

管中窥豹

笔者随机挑选了A企业2014-2019年的207件经PCT路径在美国获得授权的专利家族作为分析样本。其中，92%的申请仅进入了美国一个国家；5%的申请通过PCT路径进入欧专局，但却没有在任何一个欧洲国家生效。

图2是A企业的专利申请从中国申请日到PCT申请日的时程统计直方图。显然，除少数发明专利申请以外，绝大多数PCT申请提交都靠近12个月的绝限，这暗示企业内部的专利流程管控是主因。换句话说，企业内部设定了临近12个月绝限前提交PCT申请文本的流程，但似乎并没有根据消费电子行业技术迭代极块的特点，针对各个专利申请进行加快或延后海外专利申请的操作。也许对于每年位居中国专利申请数量榜单前5位的A企业来说，知识产权管理部门根本无力针对每个专利申请去做复杂的定制化流程，而更加趋向于进行统一固定的流程管控。这一点从图3的时间序列分析图能够看得更加清楚。

由图3可见，从2014年底到2020年初，A企业的PCT申请的延迟时间越来越长，并收敛于12个月的绝限日。

提交PCT国际申请后，从优先权日起30个月期间内，申请人可以决定是否进入国家阶段。根据《专利合作协定》第19条规定，在得到国际检索报告后，申请人可以做一次对权利要求的修改；根据《专利合作协定》第34条规定，在国际初步审查报告确定之前，申请人可以做第二次全文修改。根据检索报告和初步审查报告，申请人可以评估其在目标国家获得授权的可能性，以及产品在目标国家的潜在市场，然后再决定是否要进入国家阶段以及根据进入国家的官方语言进行翻译工作。这些综合因素导致了从PCT申请到进入国家阶段的延迟天数的分布更为宽泛（如图4所示）。

图5和图6是A企业的207个专利族的中国申请和PCT申请文本差异的统计直方图。图5示出了A企业专利申请的中文说明书（不包括权利要求部分）的前后字数的差异百分比，其中24%的PCT申请文本字数比原来少，76%的PCT申请文本的文字描述比原来多，增加比例的中位数为10%；少数申请文本增加了超过100%的文字描述。可以合理地推测，这些申请文本包括了显著的权利拓展。

如图6所示，在A企业的207件申请案中，4件删减了权利要求数目，71件维持原有的权利要求数目；132件增加了权利要求数目，增加的权利要求数量的中位数约为4项，最多的增加了16项权利要求。

重点在于，绝大部分增加权利要求数目的PCT申请文本，都在开头或末尾注明了以中国申请为优先权；基于这些中文PCT文本翻译而成的英文版本的美国申请文件，都在开头声明以中国申请为优先权。当这些已经授权甚至尚未授权的美国专利申请作为在先技术文献被引用时，有必要仔细研究和对比其优先权的中国申请文本。

优先权的定义和贯彻

在提交中国发明申请后的12个月内，同一个申请人在向外国专利机构（基于《巴黎公约》的直接申请）或国际机构（EPO等）提交同一项发明申请时，可以要求将中国发明的提交日作为其优先权日。该中国发明的申请被称为优先权申请，该中国发明文件即优先权文件。为了获得优先权，申请人需要提供优先权申请的副本，或者向PCT国际局提供DAS码，使其在数字图书馆获取该优先权申请的副本。然而，PCT机构不会核对PCT申请文件是否超出了优先权申请副本所揭示的范围。更何况，DAS码可以在优先权日后的16个月内补交，此时申请大概率已经进入国家阶段。如果PCT申请文件修改超出原中国申请的揭示范围，原则上就不应该要求其整体的优先权，PCT会自动认为PCT申请的提交日为优先权日。

在提交PCT受理局申请文件后，申请人可以获得两次修改机会，但是所有修改都不能超过提交给受理局的申请文件所揭示的范围，且必须说明修改理由。但是，除非申请者要求，PCT机构不会主动检查修改是否合规。尽管如此，WIPO也特别提醒：合规在进入国家阶段后将变得十分重要，因为目标国家的专利机构可能会对此进行检查。被发现不合规会导致诸如修改部分被否决，或者由于修改部分有新的内容而导致整个申请被赋予一个较晚的优先权日期等。

同样，美国审查员正常情况下不会对比美国申请及其外国申请的副本，以确认申请者是否有资格继承其宣称的外国申请优先权，而仅考察申请是否存在明显的形式上的缺陷，以及申请号、日期和国家等是否合乎规定，单方复审程序（ex parte prosecution）或专利无效诉讼程序除外。换句话说，美国审查员在申请阶段默认申请者享受所提交的优先权文件的优先权，除非后来发生无效诉讼等相关争议。而在美国专利申请的OA1和OA2过程中，绝无可能发生超出美国申请文件范围的情况。

在从中国申请到PCT申请的延迟期间内，发明人很可能对于已经提交的发明有了进一步的补充和改进想法，尤其是在技术迭代飞快和竞争激烈的消费电子行业。合理的解决方法是：在同一个申请中要求多个优先权日或部分优先权，分别对应于不同时期做出的发明内容，而不应将新旧内容杂糅在一起提交并要求中国申请日为PCT及后来的美国专利申请的唯一优先权日。总而言之，在PCT国际阶段，发明内容可能会在四个阶段出现膨胀，即第一次提交、第一次修改、第二次修改及最后的翻译过程。而严格检查的缺失（机制上的漏洞）导致了申请人在这四个阶段的有意识和无意识的权利范围扩张。

实例分析

以某OLED显示面板专利申请（如图7）为例，对照其中国申请文本，PCT申请文本的权利要求1有了两处显著变化：一是将所有显示区的特征变更为至少一个显示区的特征了；二是去除了原文中“第一阴极连接线和绝缘层在一个特定方向上（沿背离基底的方向）依次设置”的限制，变为可在任何方向依次设置，从而显著拓展了权利范围。

以另一个OLED显示面板专利申请为例，对照其中国申请文本，PCT申请文本在权利要求中将“支撑柱”一词变更为“支撑部”（support portion）。根据汉语中的一般理解，“柱”应该是一个长度大于宽度或者高度大于直径的固状物，而“部”就没有任何形状和形态上的限制（如图8所示）。

上述例子说明，在专利申请中拓展权利要求时，必须谨慎行事、确保合规，避免因违规操作导致专利申请失败。

专利代理事务所的分工

将A企业的前述207件专利申请的代理所按照业界综合排名分为A、B、C三类（如图9所示）。可见，企业在进行中国专利申请时较少委托A类事务所，但是到了PCT阶段则大量委托A类事务所对原中国申请文件进行改写和后续申请。

图10通过比较提交给PCT的中文说明书的字数的变化，形象地展示了A类和B类事务所的改写担当代理人对于来自不同事务所的优先权文件的修改程度。如图10所示，A类事务所改写担当代理人修改得最多的是来自C类事务所的优先权文件，其次是来自B类事务所的优先权文件，而对于来自本事务所的优先权文件则较少修改。

上述事实说明，提交PCT前是完善申请文件的良好时机，改写PCT提交文件在国内部分大企业中也是一种比较普遍的现象。但改写不应触碰红线，以避免专利申请最终失败。

结语

笔者以一家企业的实际数据分析了通过PCT路径申请美国专利的流程中出现的不合规的内容拓展以及伴随而来的风险。这种不合规的内容拓展目前尚没有有效的制约机制，需要引起专利业界的关注和警惕。本文中的分析和讨论虽然是基于个别企业的部分数据，但所揭示出来的问题具有一定普遍性和参考价值。

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