美国标准必要专利救济政策最新进展研究

陈立英

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心知识产权师

董妍

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心副研究员

2022年6月，美国宣布撤回《2019年基于自愿的F/RAND承诺的标准必要专利救济措施的政策声明》[1]，并称其为促进标准生态系统竞争和创新的最佳行动方案。

近年来，标准必要专利（Standards-Essential Patents，SEP）逐渐成为国际知识产权市场竞争中的博弈焦点。为完善相关执法政策、尽可能在专利权人和专利实施者之间谋求合理的平衡，美国联邦政府部门在2013-2022年间三度联合发布政策声明，并两度撤回前次的旧声明。从历次声明内容的变化中不难看出，美国在持续调整SEP救济措施的制定思路。本文将顺其发展脉络，基于相关文件内容进行分析。

美国SEP救济政策的三个发展阶段

第一阶段：力保专利权人利益

2010年，美国政府发布《知识产权执法2010联合战略计划》[2]（以下简称《计划》），指出“强有力的知识产权执法，是政府促进创新并确保美国处于创新产业全球领导地位的重要保证”。《计划》特别强调要加强美国政府部门间的合作，扩大联合执法行动。

在此背景下，美国司法部反垄断局、美国专利商标局两部门于2013年首次联合发布《基于自愿的F/RAND承诺标准必要专利救济措施的政策声明》[3]（以下简称《2013年政策声明》），规定了当专利权人的SEP遭受侵害时，基于合理的（Reasonable）、无歧视的（Non-discriminatory）原则（以下简称RAND）或者公平的（Fair）、合理的和无歧视的原则（以下简称FRAND），专利权人可以申请司法程序中的禁令救济或者调查程序中的排除令救济。《2013年政策声明》认为，在标准实施者不接受F/RAND条款及F/RAND条款拟定的专利许可费或者拒绝参与协商的情况下，专利权人可实施排除令作为合适的救济措施。《2013年政策声明》的发布可追溯到2006年的eBay案。实际上，eBay专利侵权案对美国政策当局制定SEP相关政策起到了非常重要的参考作用。

2003年，MercExchange公司到美国弗尼吉亚地区法院起诉eBay公司专利侵权，向地区法院申请禁令救济。在这起诉讼案件中，MercExchange公司是美国一家从事线上拍卖技术转让的的公司，eBay公司是美国一家主要经营网上拍卖业务的公司。2000年，MercExchange公司发现eBay公司未经许可使用其专利技术，并尝试和eBay达成专利授权协议，但双方在谈判过程中无法就专利许可费达成一致。MercExchange公司遂诉至地区法院，向法院申请禁令救济。地区法院判定eBay公司专利侵权，但是驳回了MercExchang公司的禁令救济申请。地区法院认为，禁令救济申请需符合“四要素”法（fourfacor test）：一是专利权人遭受不可弥补的损害；二是损害赔偿不能弥补因专利侵权所造成的损害；三是考虑专利权人和专利实施人的双方利益，通过衡平进行公平救济；四是颁发禁令不会损害社会公共利益。地区法院认定，本案中MerExchange公司申请禁令救济的理由和证据，无法证明存在损害赔偿无法弥补专利侵权所致损害的情形，并且MercExchange公司本身不从事专利实施工作，因此判定专利侵权损害赔偿足以弥补其因侵权所遭受的损害。MercExchange公司不服地区法院的裁决，向联邦巡回上诉法院提起上诉，联邦法院撤销了地区法院的判决，认定eBay公司侵权，给MercExchange公司专利技术的市场价值造成了极大损害，应当给予MercExchange公司禁令救济权利。2006年，eBay公司不服联邦巡回上诉法院的裁决，向美国联邦最高法院提起上诉。联邦最高法院撤销了联邦巡回上诉法院的判决，认为对于专利权人的禁令申请，要按照“四要素”法进行考量，不能仅依据专利侵权行为就给予专利权人禁令救济。因此，美国联邦最高法院驳回了MercExchange公司的禁令申请[4]。

eBay案中，联邦巡回上诉法院认为，按照美国专利法的条款“专利权是私有的权利”“有权享有禁止他人制造、使用、许可销售或者销售其发明的权利”，在专利有效及存在侵权的情形下，必须保护专利权人的利益。《2013年政策声明》表明：“本政策声明不对eBay案标准下的禁令救济进行完整的法律分析。”司法部反垄断局和专利商标局认为，声明的发布对于保障专利权人排除他人实施其SEP并获取利益的权利至关重要，采取适当救济措施，有助于专利权人在遭受侵害时获取合理的补偿。这样的政策保障可以鼓励更多的创新者参与到标准制定活动中，通过技术价值助力推动技术标准的发展。

第二阶段：兼顾双方利益，倡导善意谈判

《2013年政策声明》发布后，在实际执行过程中，公众对于涉及F/RAND承诺的SEP侵权案件经常会产生误解，认为这类案件不应采用普通专利侵权的一般禁令和排除令救济措施，而适用一套有别于常规的独特法律规则。美国政府认为，这种情形不利于维持专利制度的平衡，损害了国家创新和竞争活力。鉴于此，美国专利商标局、美国国家标准与技术研究院（NIST）、美国司法部反垄断局三方在2019年重新发布了《基于自愿的F/RAND承诺标准必要专利救济措施的政策声明》（以下简称《2019年政策声明》）[5]，同时撤回了前次声明。

相较于《2013年政策声明》，《2019年政策声明》的变化在于：

一是声明的发布机构由两方增加至三方，引入了NIST。NIST直属于美国商务部，从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究，提供与标准有关的信息分享，促进美联邦机构间的合作，协调联邦机构间参与、利用和强化标准发展，并根据美国相关领域技术的竞争力和创新能力为总统提供相关建议等。从NIST的职能看，《2019年政策声明》引入NIST意味着美国意图加大联邦机构间的协作，并依据NIST在标准制定方面的权威性，借此增强声明文件的可实施性。

二是声明文件不再单方面向专利权人倾斜，而是考虑利益相关方的所有相关事实，鼓励在F/RAND承诺下由专利权人和实施许可人进行善意许可谈判，且各方均可根据合理的理由寻求适当的救济措施，包括：禁令救济、合理的专利使用费、利润损失、因专利侵权行为受到的损害，以及由美国国际贸易委员会颁发的排除令等。

三是在声明文件中明确援引eBay案例，阐明目前对于SEP专利侵权并未采用任何特殊的法律规则，传统的公平原则仍然是法院判决是否给予禁令救济的指导原则。美国没有必要单独设置一套针对SEP的禁令救济措施。完备的专利制度本身就具备利益平衡的功能，在是否颁发禁令时仍应依据“四要素”法决定。由此可见，美国政策当局想在一度发生倾斜的社会公众利益与专利权人私人利益之间重新达成平衡关系，但并未回到最初专利权人的困境，而是提出了“善意谈判”的解决途径。这既有利于保护社会整体利益、促进技术创新、增强行业竞争力、扩大消费者选择，也能激发发明人的创造和创新能力。

第三阶段：从国家层面提供谈判指导

2021年7月，美国政府发布了《促进美国经济竞争的行政令》（以下简称《行政令》）[6]，表明反垄断机构应进一步加强执法力度，并重点提及与SEP相关的反垄断问题，包括反对产业过度集中和滥用市场支配地位的垄断行为以及垄断造成的有害影响等，并强调美国政府机构应在监督、调查及相关救济方面进一步加强协作。作为对《行政令》的响应，同年12月，美国专利商标局、国家标准与技术研究院、司法部反垄断局再次联合发布了《基于自愿F/RAND承诺的标准必要专利许可谈判和救济措施的政策声明草案》（以下简称《2021年政策声明草案》）[7]。

相较于《2019年政策声明》，《2021年政策声明草案》所提供的指导意义可谓更进一步。首先，该草案再次强调了SEP持有人和潜在实施人之间的善意谈判有助于双方达成专利许可；其次，草案就如何开展谈判提供了相应指导，具体包括：对于专利权人，需要关注潜在实施人正在实施或者将要实施的侵权，且在F/RAND承诺下做出善意报价并及时回应潜在实施人；接受报价等。对于潜在实施人，需提供与侵权有关的信息，在合理时间内以促进谈判或获得许可的方式做出回应，包括：要求SEP专利持有人提供详细信息，提出新的善意的F/RAND报价；关注专利的有效性和侵权情况等。当谈判失败时，法院和其他中立决策机构应考虑F/RAND承诺和特定案件的相关事实，而不应为了遵守F/RAND承诺就对SEP采用特殊对待；法院和其他中立决策机构在做出救济决定时，应考虑公众利益和所有相关事实，确保SEP的价值不被高估等。

如本文开篇所述，美国已于年内宣布撤回《2019年政策声明》，此举或将预示着《2021年政策声明草案》即将付诸实施。

相关建议

完善国内立法

目前，我国尚无国家层面的SEP专门立法，涉及SEP的侵权诉讼均在现行《专利法》体系下运行。由于《专利法》对SEP没有专门的规定，因此，国际上认可的F/RAND原则是现阶段我国司法机关判决的主要依据之一。

在执法层面，2016年最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》（以下简称《解释二》）中，第二十四条规定了SEP不停止侵权抗辩的情形。对于专利权人，故意违反FRAND许可义务，导致无法达成专利实施许可合同的，对专利权人请求停止标准实施行为的主张，人民法院不予支持；对于标准实施人，以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。《解释二》中规定了推荐性标准（即非强制性标准）及其明示所涉专利的情形。对于未涉及的标准如未披露专利信息、强制性标准、国际标准等问题，还有待在司法实践中逐步解决。

此外，2017年北京市高级人民法院颁布的《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《指南》），首次对我国专利司法实践中标准必要专利等热点问题作出了规定。《指南》在第五章“专利侵权行为的认定”和第七节“不停止侵权抗辩”第149-153条中规定了标准必要专利的相关内容，第149条规定了标准必要专利不停止侵权抗辩的情形，第150条规定了标准必要专利不停止侵权抗辩的法理基础，第151条明确了FRAND义务的证明条件，第152条规定了专利权人故意违反FRAND义务的判断，第153条规定了被诉侵权人明显过错的判断要素。2018年广东省高级人民法院颁布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》（以下简称《工作指引》）提出了标准必要专利纠纷司法裁判的相关规则，基本覆盖了标准必要专利纠纷所涉及的要点，对公权和私权的平衡起到一定作用。上述两个地方法规对SEP案件的司法审判亦有一定的指导作用，但缺乏全国适用的意义[8]。

2022年4月，美国贸易代表办公室在《特别301报告》[9]（以下简称《报告》）中提到，中国法院颁布了针对SEP纠纷的反诉讼禁令，对此美国特别关注以下几个方面：一是中国法院的执法过程和透明度；二是反诉讼禁令在专利使用费率谈判方面是否偏向中国国内企业；三是中国法院可能利用反诉讼禁令以获取在全球SEP专利纠纷中的司法管辖权。

综合国际国内形势来看，笔者建议：一是我国相关机构加快出台国家层面有关SEP纠纷案件的政策规定，从而有效应对知识产权国际争端；二是持续关注以美国为代表的外国政府对我国相关立法进程的分析研究结论，作为我国完善相关法律法规的重要参考依据；三是中国企业要积极贡献在全球市场竞争中积累的经验教训，从市场主体角度推动国家SEP相关政策的制定与执行。

加强国际合作

2022年4月，《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中明确提出：“加强标准必要专利国际化建设，积极参与并推动国际知识产权规则形成。”当前，我们正处于全球范围内各领域专利许可规则和许可模式构建的重要阶段，各国均密集出台相关政策制度来抢占国际规则话语权，以期能够在未来的产业博弈中更好地维护本国优势产业的发展利益。

2022年7月，美国专利商标局和世界知识产权组织（WIPO）签署了谅解备忘录[10]，以促进有关SEP争议的解决，包括利用现有的WIPO仲裁与调解中心和美局相关资源合作开展SEP争议问题研究，通过联合计划参与各利益相关方的外联活动等。

我国作为全球SEP最大的许可市场之一，或可就我国已有的双边机制情况，对美局与WIPO的双边合作机制进行有益借鉴，依托我国庞大的市场资源和实践经验，在SEP领域开拓建立各类双边或多边合作机制，逐步扩大我国在全球SEP规则体系内的影响力，从而掌握国际竞争市场上的主动权和话语权。

注释：

[1]https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf

[2]http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/intellectualproperty/intellectualproperty_strategic_plan.pdf

[3]https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download

[4]See eBay Inc.v. MercExchange,L.L.C.,547 U.S.388,391(2006)

[5]https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download

[6]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/

[7]https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download

[8]严文斌.中欧标准必要专利比较研究与借鉴.电子知识产权，2021年第1期，学术研究.

[9]https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2022%20Special%20301%20Report.pdf

[10]https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-wipo-agree-partner-dispute-resolution-efforts-related-standar

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