在美国进行商标保护的注意细节

      美国作为中国重要的贸易伙伴，吸引了越来越多的中国企业走出国门，参与国际市场的竞争。企业要想在国际上占据一席之地，就必须拥有自己的商标和品牌。和中国“申请在先”原则不同，美国是实行“使用在先”商标注册原则的国家，商标所有权通常取决于商标在美国的使用。因此，中国企业如何在美国通过商标注册来保护自己的品牌，又有其独特的意义和特点。本文就此采访了全球最大的知识产权事务所之一的美国飞翰律师事务所（FINNEGAN）合伙人Lawrence R. Robins。

      中国企业在美进行商标注册申请应越早越好
      近年来，随着中国企业市场竞争力的提高，越来越多的中国品牌在国外遭遇“抢注”。商标一旦被抢注成功，被抢注商标的企业就不得在该地使用此商标，否则被视为侵权。企业为了取回自己的品牌，不得不高价回购该商标，或者耗费巨资重新打造一个品牌。这样的例子在国内不胜枚举。
      在美国，企业从申请商标注册到经过审查、公告和最终获得批准，往往需要一年以上的时间。因此，Robins先生以其在美多年的商标代理经验建议中国企业应“越早申请越好”。
       Robins先生进一步解释了在美国进行商标注册的优点。
      首先，企业可以在自己的商标上打上○R的符号，表示该商标已成为注册商标。注册商标具有排他性、独占性、唯一性的特点，由注册商标所有人独占，受法律保护，任何企业或个人未经注册商标所有权人的许可或授权，均不可自行使用，否则将承担侵权责任。从而避免了商标被恶意抢注。
      其次，该注册商标受联邦法律的保护，权利人将拥有在整个联邦使用此商标的权利。如果该商标没有注册，只是进行了使用，那么仅仅获得在该州的某程度的法律保障。也可以通过普通法的“冒仿之诉”对未注册商标进行保护。但是进行“冒仿之诉”时，原告承担着较重的举证责任。
      再次，注册商标将起到社会公示的作用。遇到侵权诉讼时，被告可以假定“已经知道”而不得以“不知道”为由进行辩护。同时，对原告来说，一者可以显示企业拥有该商标，二者显示该商标是有效的，否则，商标的所有权和有效性还需原告来证明。
      最后，对于一个驰名商标而言，在美国判断一个商标是否是驰名商标的重要依据之一，即该商标是否已经注册。

      在美国进行商标注册申请的方式选择
      目前，在美国进行商标注册申请大致有两种方式：第一，通过《巴黎公约》向美国专利商标局（USPTO）提出单独申请。第二，通过《马德里协定》进行国际注册申请，即通过国家工商行政管理局商标局向世界知识产权组织国际局提出申请，指定向美国提出领土延伸保护。
      如何选择最有效、最节约成本的方式进行申请，Robins先生向中国企业提出了自己的建议。
     （1）单独申请
      如果商标在美国还没有进行使用，Robins先生建议“中国企业最好选择单独申请，因为国际申请的风险此时可能更大一些”。
      首先，《马德里协定》下的国际申请，易受在中国的基础申请的影响，因为《马德里协定》下国际申请的有效性取决于基础申请的有效性。一旦在基础国的申请无效，那么在美国和国际上均无效。而申请人选择单独申请时，即使该申请在中国被拒绝，仍有机会在美国进行申请。
      其次，是出于专业层面的考虑。美国专利商标局（USPTO）对于商标申请文件的语言描述要求十分严格。而在国际注册条件下，就没有那么严格，即在中国进行申请的语言要求比较宽泛，一旦进入美国之后，就需要相当严格，为符合要求可能要不断地修改文件。由于这些文件很可能会用于以后的诉讼中，作为一个律师，希望一开始起草的就是规范性的文件，避免繁复的修改和复杂的程序，以使这些文件越干净越好。
      再次，国际申请在美国进行延伸保护还会遇到一些特殊规定。比如申请人名称地址必须与国内申请保持一致，某些情况下申请人还需直接答复世界知识产权组织国际局和美国专利商标局的审查意见，企业有时会因申请地址错误而不能在规定时间内答复官方审查意见从而导致权利丧失。因此对中国的申请人来说，也是一个巨大的挑战。
     （2）国际申请
      如果商标已在美国进行了商业使用，Robins先生说，“企业即使习惯用《马德里协议》下的国际申请也无妨，因为此时风险会降低很多。”
      首先，在美国进行单独申请一般由美国的律师事务所来代理，费用较高。而《马德里协议》下的国际申请通过一次申请、一种语言、一种货币，更加节约企业成本。
      其次，企业在中国的基础申请即使被无效，依然可以根据美国“使用在先”的原则，在美国依据“首次使用”的日期重新进行注册申请。对于已在美国使用的商标而言，采用《马德里协议》下的国际申请，风险和费用更低。

       其他注意事项
      （1） 商标检索
     “在产品进入美国之前，企业一定要进行商标检索，确保这个品牌在美国是没有的。”Robins先生说。在申请注册之前，通过商标检索，很大程度上可以降低非恶意商标侵权的可能性。
      （2） 使用证明
目前，有很多中国企业基于“实际使用”在美国申请注册，但实际上只有一少部分商标得到真正使用，大部分是基于“以后使用”。基于“以后使用”的商标应采取《拟在美国使用》型（INTEND TO USE）的申请，申请后6-12个月内必须提交使用证明。若无法提交，往往需要另付6个月-3年的延期费。这是中国企业经常遇到的尴尬情况。
      因此，企业一方面应加强超前性的商标意识，一方面应注意收集使用证明。Robins先生强调，“‘使用证明’必须是应用在日常商业活动中的实际使用，不能只使用一次就去申请，之后就不再使用了。”
     （3） 未注册商标的保护
     “在美国，即使没有进行商标注册的产品被侵权，也是有办法的。可以通过普通法获得救济。”Robins先生说。
     通过普通法的“假冒之诉”对已有市场信誉的商标进行反不正当竞争法的保护，既适用于“未注册商标”，也适应于“不能注册”的商标。
     （4） 应对“商标抢注”
      商标申请通过审查后，会有三个月的公示期。在此阶段，若商标原所有人提出异议并提交相关材料，证明对方系恶意抢注，便可夺回自己的商标。目前，中国企业依然缺乏全球监控的意识和能力，在已发生的众多商标抢注案中，企业本该是有机会索回自己的商标的。
     （5） 无可争辩性的权利
      根据美国商标法的规定，如果商标注册人自商标注册之日起连续5年在美国使用其商标，则注册人通过申请可获得无可争辩性的权利。该权利保证注册人拥有在商业中使用其商标的独占权，任何第三方不能以商标“缺乏显著性”为由提出异议而撤销该商标。对于真正在美国进行长期业务的企业来说，利用好此项规定，对保护自己的商标和品牌具有长远意义。
     （6） 侵权诉讼
     考虑到在美国进行诉讼的高额费用，Robins先生建议：“有的侵权可能带来很大的损失，有的则很小，在进行诉讼选择时一定要考虑企业成本，对资源进行有效的配置，从而选择最佳的方式来保护自己的权利。”此时，建议企业挑选一个专业的律师，使双方可以进行最灵活的协商。