企业上市前应做好那些知识产权准备工作?

　　企业上市前应做好那些知识产权准备工作

　　拟上市公司频陷“专利门”

文/周鹏 北京盛韬知识产权服务有限公司高级知识产权顾问

　　自今年三月份以来，拟上市公司因身陷“专利门”而导致推迟上市的事件频频发生，例如：

　　2010年3月18日，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”)因深陷“专利门”而不得不宣告公司股票挂牌上市事宜推迟。在此之前，苏州恒久几乎完成了招股前的所有准备工作。就要挂牌上市了，媒体却报道其专利信息披露不实，所拥有的5项专利技术已经被国家知识产权局于2010年2月下旬终止。于是，有关监管部门要求保荐机构等中介机构对这些问题进行核查。由此，苏州恒久成为今年第一家因专利问题而推迟上市的公司。

　　2010年4月15日，福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”)发布公告暂缓A股发行。这一天本应是其确定发行价格、公布可参与网下申购的股票配售对象和有效申报数量的日子。原因何在?公告中称，公司4月14日自查发现，部分实用新型专利和外观专利，存在因未续缴年费等原因已被终止，亦有部分正在申请的专利审理阶段发生变化，其法律状态与招股意向书内容存在差异，因此决定暂缓A股发行。星网锐捷成为今年以来第二家因专利问题而暂缓上市的公司。

　　2010年5月19日，河南新大新材料股份有限公司(以下简称“新大新材”)在上市前一天突然发布公告称鉴于尚有相关事项需进一步落实，已申请暂缓上市。5月20日，深交所同意新大新材暂缓上市。何事需要进一步落实呢?原来，其主营业务生产技术涉嫌侵犯河南醒狮高新技术股份有限公司的专利权及产品特有名称而被河南醒狮连发四封举报信举报。作为中国最大晶硅片切割刃制造商的新大新材也在专利问题上马失前蹄，成为今年第三家因专利问题而搁浅上市的企业。

　　再一次重蹈覆辙的还有中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称“松德包装”)。2010年6月9日，发审委突然公告取消原定于6月10日对该公司进行上会的日程。原因近乎巧合地也是尚有相关事项需要进一步落实。原来同样为创业板拟上市企业的广东仕诚塑料机械有限公司举报松德包装以高薪挖角的方式抄袭其4项专利，已构成侵犯其商业秘密和专利权并涉嫌不正当竞争。至此，松德包装成为第四家因专利问题而暂缓上市的企业。

　　“小”专利，“大”威力

　　虽然近年来国家大力倡导自主创新，积极推行国家知识产权战略，各级地方政府也通过种种方式激励企业创新，鼓励企业申请专利。但从全国整体上看，目前国内企业的创新意识和专利保护意识还是差强人意，对多数企业而言，“专利”在企业经营管理中还仅占很小的份量，导致这种现状的主要原因在于，他们的市场不是靠“专利”打拼出来的，更不是靠“专利”来维护的。一句话，专利还远没有体现出其作为一种竞争规则的价值。

　　既然专利还没有体现出其应有的价值，在很多企业中还处于“小小的”位置，那么它为什么又有如此大的威力，使越来越多的企业因它而搁浅在上市路上呢?原因还要从设立创业板和中小板的初衷说起。

　　《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》上来就开宗明义地指出，为了规范首次公开发行股票并在创业板上市的行为，促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展，保护投资者的合法权益,维护社会公共利益，根据《证券法》、《公司法》，制定本办法。从这里可以看出，创业板主要是为自主创新型企业融资而设立的。基于这样的宗旨，几乎所有想在创业板上市的企业都在其招股说明书中展示其技术实力和创新能力，并罗列其所拥有的专利加以证明。

　　为分步推进创业板市场建设而先行设立的中小企业板块，其宗旨也是为主业突出、具有成长性和科技含量的中小企业提供直接融资平台。因此，拟在中小板上市的企业也大多都在其招股说明书中展示其专利。

　　既然为彰显实力而披露专利信息，那么根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第四条以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第四条的规定，该信息就得真实、准确和完整，否则就造成虚假记载或误导性陈述。触犯该规定，不管什么原因引起的，其上市路可能就如同苏州恒久和星网锐捷那样被搁浅。

　　另外，既然要上市融资，发行股票，发行人就应当具备持续盈利能力，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十四条的规定，发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化风险的，被认为是不具备持续盈利能力。而新大新材被举报涉嫌侵犯别人的专利权，以及松德包装被指涉嫌侵犯他人商业秘密和专利权就属于这种风险。

　　千里之堤，毁于蚁穴!很多企业领导不留意的“小小”专利引起了如此大的波澜，这在表面看是信息披露和风险防范出了问题，而实质上却是深层次知识产权问题的外在表现。

　　中顾法律网总编徐浩然在采访北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师时，段律师表示，这些问题才不过是刚刚开始显现，更加严重的类似事件还会不断发生。为什么这么说呢?主要是因为国内大多数企业，尤其是拟在创业板和中小板上市的企业，在知识产权的创造、保护、运用和管理方面存在很多问题和不足。这无异于为企业在知识产权的信息披露或知识产权纠纷等方面埋下了一颗定时炸弹。具体而言：

　　首先，国内很多企业在研发经费方面投入不足，少有研究成果可以拿来申请专利。即使申请专利，也多是为了申报高新技术企业以获得税收方面的优惠，或出于申请创新方面的基金等功利性目的。同时，为了快速获得专利证书，大多企业一般会选择申请实用新型专利和外观设计专利。虽然这两种专利形式本身并不代表技术含量低或没有经济价值，但是现实中大多以低技术含量的内容来申请这两种专利，使得在目前的中国“实用新型”和“外观设计”成为技术含量低的代名词。研发经费投入不足，或者为申报高新技术企业等功利性目的，从而临时抱佛脚申请实用新型专利或外观设计专利，就很容易造成潜在的专利侵权纠纷，但是当事人很难自觉意识到这个问题，因为这两种专利形式都不经过实质审查而授权。

　　其次，虽然部分企业是在研发上进行了投入，也产生了很多新技术，但是为了节省申请费用，没有聘请专利代理人撰写专利申请文件，或者聘请一些代理费低廉但水平很差的专利代理人撰写，从而无法有效保护自己的技术。

　　再者，有些企业虽然有了研发成果，也积极地申请了专利，但它们大多认为申请完专利就可一劳永逸、高枕无忧了，根本不知道如何充分利用专利，更没有专业人员去管理这些专利。最终导致，专利是专利，企业是企业，专利只是个名誉问题。没有运用，当然就不愿意继续支付年费;没有专人管理也就很容易忘记支付年费。这或许是形成苏州恒久“专利门”和行星网锐捷“专利门”的原因吧。

　　最后，除了以上专利方面的诸多问题，很多技术型的企业在商标、著作权、域名、不正当竞争等方面，也面临着极为严峻的形势。具体而言，目前很多企业对商标、字号和企业logo的概念和功能搞不清楚，常常混为一谈，造成很多纠纷或潜在纠纷风险。此外，很多企业不但对著作权漠然视之，对域名及不正当竞争更是漠不关心。这种薄弱的知识产权意识常使得企业莫名其妙的陷入知识产权纷争--侵犯了别人的知识产权还浑然不觉或者明知侵犯别人的知识产权还肆无忌惮。

　　这些问题说起来象是危言耸听，但这却是无法回避的事实情况。这也就是为什么北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师相信，“专利门”或“知识产权门”还会不断发生的原因了。

　　如何有效避免陷入“专利门”或 “知识产权门”

　　既然现实状况为企业陷入“专利门”或“知识产权门”埋下了隐患，那么有没有办法来避免呢?办法是有的，那就是未雨绸缪，做好充分的准备工作。

　　根据北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师在知识产权领域近十年的工作经验，向正在准备上市或打算将来上市的企业提供如下知识产权方面的建议：

　　一、专利方面

　　如果企业已经开始了上市进程，请如实披露专利信息。在国家知识产权局的网站上可以免费查到企业的专利数量、种类及法律状态，企业很难在这些问题上做手脚。若打算在一两年、两三年或三五年内上市，那就需要从以下方面着手准备工作：

　　提高研发投入，不断创造出新产品或新技术，以申请专利保护，提高专利的数量和质量，或借助外脑，与研究院所或大专院校合作，充分利用这些机构的人才优势创造出适合自己的新产品或新技术，然后拿来申请专利保护;或者受让或许可获得研究院所或大专院校的专利或专利技术，提升自己的技术实力和自主知识产权的数量和品质。

　　与提高研发投入和借助外脑来提高创新能力同等重要地是，如何在研发前准确有效确定自己的生存空间或研发空间，以及创造出新产品或新技术后如何保护、管理和运用这些成果。在这些方面，建议企业聘请经验丰富的专利代理人或知识产权律师来指导、监督或完成上述工作。经验丰富的专利代理人或知识产权律师能够在专利技术的检索与分析、专利申请内容的挖掘、专利申请文件的撰写、专利审批过程中的答复审查意见、专利驳回后的复审等方面提供非常专业化的服务。

　　企业还可以在优秀的专利代理人或知识产权律师的指导或代理下，设计出适合自己的创新机制，激励员工积极主动地进行创新。在这方面，提高奖金额度或企业与员工共有专利是较好的策略。

　　上市前，排除专利纠纷的风险。这方面主要包括专利权属纠纷和专利侵权纠纷。如果企业已做好课题研发前的专利检索与分析，就基本排除了侵犯别人专利权的风险;如果企业已处理好与职务发明人的关系，也就基本排除了专利权属纠纷。然而，为了避免节外生枝，在上市前做一些不侵权调查报告和权属关系调查是非常值得的。

　　二、商标方面

　　首先，对拟上市的企业，需要引起重视的是在国外申请商标注册事宜。近年来，中国商标在海外被抢注现象非常严重。对于产品已经远销国外，或者即将大规模开辟国外市场的拟上市企业来说，如果还没有将自己的商标在国外进行注册保护，那么该企业存在的风险就相当大了。因为一旦被抢注，就很难或要等待很长时间才能进入该国市场。另外，积极寻求在国外注册保护也可以排除自己使用的商标是别人注册商标或近似商标的可能性，如果在该国自己使用的商标已经是别人的注册商标或近似商标而不知，还大量销售产品，就存在因侵犯别人的商标专用权而被起诉和赔偿的风险。

　　其次，在国内的很多企业中，还存在严重的潜在侵权现象。在工作中，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师发现，由于商标意识淡薄，或者对商标的功能认识不到位，某些企业将自己的logo认为就是企业的商标，因此就仅将企业的logo申请了商标注册，而这些logo中大量的是仅有图形而没有文字，这样的商标严重限制了通过语言来宣传自己的商品或服务。为了弥补这种不足，很多企业就用其字号来称呼其产品。在这个过程中，该企业的字号是当作商标来使用的。久而久之，在各种商业活动中，大家都习惯了以该字号来称呼该商品。但是，这已经深深埋下了祸患，因为这个被称呼很久的字号很有可能就是别人的注册商标。将字号当商标来使用就是侵犯别人的商标权。

　　另外，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师发现，由于中国专属的商标注册管理部门和与之分开的并且多层级的企业登记管理部门，造成了大量企业字号与商标的冲突。这样的纠纷将会大面积爆发。在出现这些纠纷时，审时度势，或购买对方的商标或撤销对方的商标或选择新的商标，对企业来说越早损失越小，而且也越早积累专属自己的商业信誉。

　　最后，在上市前，由专业商标代理人或知识产权律师代企业做好商标防侵权检索或理清商标的权属问题，是非常有必要的。

　　三、著作权方面

　　对于软件开发公司、动漫产业或文化传媒类公司(如华谊兄弟)来说，著作权是应当值得重点关注的知识产权类别。

　　在著作权方面，首先建议企业积极地将自己的软件作品、动漫产业里的各种作品或文化传播类公司的各种剧本、电影电视作品进行版权登记。虽然著作权自作品创作完成之日起就自然产生了，但是鉴于作品创作的私密性，怎样来证明该作品的权属呢?在作品完成的第一时间申请的版权登记就是最好的证据了。

　　其次，对于软件类公司，软件著作权登记可以证明软件著作权的归属，可以防止别人不劳而获地直接复制，确保自己的市场份额。然而，因著作权只保护表达方式，而不保护思想。所以，若想对自己好的设计思路进行保护，在进行版权登记的同时，也申请专利来保护是比较好的选择。

　　再次，对于动漫领域或文化传媒类公司，著作权登记是要做的。然而，对自己作品中的特定人物姓名、特定形象，比如喜洋洋的名字或头像，长江七号中七仔申请商标权保护，以在各个领域里充分开发利用，是更具有商业价值的。

　　最后，对拟上市企业来说，如何避免陷入著作权纠纷是上市前必须谨慎对待的一件事。

　　四、域名方面

　　现代社会，电子商务越来越成为企业的重要市场运作途径。在这方面，网络商城表现的尤为明显。在这样的背景下，不管是通过网站来展示自己的企业形象，还是通过网站来推销自己的商品或服务，都要首先进行域名注册。这点不需要赘述。

　　需要说明的是，作为互联网络上识别和定位计算机的层次结构式字符标识，域名类似于互联网上的门牌号码，是网路环境中的企业地址和营业场所，客户可以通过这个地址找到企业，找到企业的产品，找到企业的联系方式，与企业发生商业往来。然而，既然是一个地址，就无法排斥别人和你做邻居，而且鉴于域名的技术特性，更难排斥紧密型邻居出现，如 www.taobao.com 与 www.taobaoo.com ,www.kaixin.com和 www.kaixin001.com 。在这样的情况下，如何避免客户走错门，走到经营同样商品或服务的紧密型邻居家呢?将域名申请商标注册以进行保护是一种明智的选择，因为商标使用到一定程度可以排斥近似域名的出现。

　　在域名方面，另一个需要注意的是，企业应当及时将自己的中文商标或者字号注册为中文域名。在日常工作中，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师发现很多成长型企业的中文商标或字号早已被他人注册为域名。不管是基于什么目的注册，相信这些企业想拿回来时，付出的代价与注册域名的费用相比将是远远不对等的。更何况，很多企业的中文商标或者字号是在刚启用不久就被别人注册为域名的，这种情况很难证明别人具有抢注的恶意，企业再拿回来的可能性也就大大折扣。

　　五、不正当竞争方面

　　作为兜底法，《反不正当竞争法》通过制止违反诚实信用原则及公认商业道德的不正当竞争行为，对未纳入《商标法》调整的商标侵权行为或傍名牌的行为进行规范，对知名商品特有的名称、包装、装潢、企业名称或姓名以及商业秘密等未专门立法的知识产权进行保护。

　　对正在进行上市或打算上市的企业来说，通常都不会故意采用不正当竞争方式经营。但往往是，很多企业认为是“合法的”商业行为却是不正当竞争行为，从而可能导致侵权诉讼，是值得特别关注的。

　　例如，2004年上海两家房地产公司采用模特手持LV包的巨幅广告宣传其楼盘时，立刻遭到了LV商标所有人法国路易威登公司的起诉，最终法院认定房地产公司的行为构成不正当竞争，判定被告赔偿法国路易威登公司经济损失五万元。模特手提LV包宣传楼盘，却招来不正当竞争侵权诉讼，着实让人想不到。这件事提醒我们企业，即使是没有任何竞争关系的企业之间，若一方不正当地利用了另一方的知名度或商业信誉，也照样构成不正当竞争行为，从而招致法律制裁。

　　更令企业瞠目结舌的，估计是去年某奥特莱斯公司(OUTLETS，通常是指名牌折扣店)在其商铺的上方正中央，商铺的四周及购物广场内广告牌上突出使用“GUCCI”商标时，被GUCCI公司以侵犯商标专用权及构成不正当竞争为由告上法庭，法院最终判定为构成不正当竞争并责令被告赔偿五万元经济损失。这件事之所以让人惊讶，是因为奥特莱斯店铺通常以销售过季的打折知名品牌服装为主，这类店铺常在显要位置突出显示所销售的知名品牌以吸引顾客。本是习以为常的做法，却招致了非典型诉讼，是很多人不解的。然而，细细看来，法院的判决却是有道理的，因为被告在未经原告许可的情况下，擅自使用“GUCCI”字号作为商铺的门头店招，直接利用了原告的经营成果及“GUCCI”的声誉，获取了有利的市场竞争地位，这种行为就属于不正当竞争行为。

　　对一个企业来说，五万元的赔偿额可能是个小数目。但是，如果一个拟上市的企业涉嫌侵犯知识产权被诉，就可能导致上市受阻。因此，拟上市企业一定要排查这种看似合法的不合法行为。

　　在不正当竞争方面，另一个需要重点关注的是商业秘密的保护问题。在这方面，经常遇到的问题是，如何采取有效措施避免商业秘密被泄露，如何与涉密人员签订好商业秘密保护协议以便泄露后尽可能挽回损失等。对这些问题，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师建议让专业知识产权律师来帮助您制定策略，撰写合同文本。

　　对技术类企业来说，如何保护技术诀窍是个需要取舍的问题。对这个问题，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师建议，如果该技术诀窍不容易保密，或者通过逆向工程很容易得到，或者很容易被研发出来，那最好不要以商业秘密的形式进行保护，而是以申请专利的方式寻求保护。反之，则最好以商业秘密的形式进行保护。

　　北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师从五个方面阐述了企业上市前应理顺的知识产权问题，这主要是方便大家理解。实际上，知识产权是个复杂的体系，对于某个特定的企业来说，其可能侧重于这个体系里的专利，也可能侧重于商标，还有可能侧重于著作权等。不管是侧重于哪个方面，北京市邦道律师事务所知识产权部主任段君峰律师认为，企业都应当以宏观视角来处理知识产权问题，做好知识产权方方面面的准备工作，近则避免陷入“知识产权门”而延缓上市，远则可建立强大的知识产权体系以在市场上攻城略地，抢占并维护市场份额。

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